經(jīng)典案例：商標先行，梅花傘業(yè)四年打贏跨國官司
來源：晉江經(jīng)濟報 發(fā)布時間：2011-09-26 06:49:00 瀏覽：2933
2011年8月9日，對于梅花傘業(yè)股份有限公司來說，絕對是一個特殊的日子。這一天，梅花傘業(yè)總算奪回了該公司旗下知名品牌“SUSINO”在美國的商標權(quán)。這一天，距離“SUSINO”在美國的商標被搶注，已經(jīng)有近4年的時間。
據(jù)透露，其實在眾多“企業(yè)商標在國際上遭搶注”的案例中，梅花遭遇的這起并不是最棘手的案件，為何花近4年的時間才勝訴？
“過程可謂一波三折，卻也讓我們從中學到很多教訓。吃一塹長一智，自此，在知識產(chǎn)權(quán)方面，我們將構(gòu)建起更加堅固的防御體系。”梅花傘業(yè)法務(wù)部經(jīng)理黃小源堅定地說道。
困惑：惡意搶注輕易獲準注冊？
事情源于2007年12月19日，那天，梅花傘業(yè)一名助其開拓美國市場的中間人，以自己的名義搶注了梅花旗下的知名品牌“SUSINO”在美國的商標。隨后，該中間人聯(lián)系梅花傘業(yè)，并揚言梅花要贖回該商標，需支付“100萬美金”的高額費用?！ ?br /> “當時，商標在海外遭搶注的情況，梅花還鮮少碰到，所以就委托了福建一家知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)對該惡意注冊，向美國專利商標局提出異議申請，并全權(quán)委托該機構(gòu)處理此案件。未料，卻因為‘所托非人’，為我們漫長的維權(quán)之路埋下了隱患。”黃小源表示。
黃小源介紹，當時梅花委托的那家代理機構(gòu)，非常有信心地表示，商標遭搶注并不是很棘手的案件，梅花所掌握的證據(jù)已足夠，這個案件就包在他們身上，一定能勝訴。“美國市場是梅花很重視的國際市場之一，公司領(lǐng)導非常關(guān)注，其間幾次詢問，代理機構(gòu)都是信心滿滿的姿態(tài)，梅花高層便逐漸放松了警惕。沒想到，等了兩年多，等來的卻是一紙‘異議失敗’的通知。”
2010年6月，梅花從委托的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)處獲知異議已經(jīng)失敗，美國專利商標局做出了有利于搶注方的裁定，梅花喪失在美國對SUSINO商標的專用權(quán)。
同年7月該中間人拿到了SUSINO商標使用權(quán)的證書，再度聯(lián)系梅花傘業(yè)，詢問其是否要贖回商標？“我們再度拒絕合作以及支付巨額費用贖回商標，該中間人變本加厲，將證書復印件傳給梅花在美國的經(jīng)銷商和客戶，嚴重損害了梅花在美國市場的銷售和聲譽，并在美國海關(guān)進行了備案，企圖阻止梅花的產(chǎn)品進入美國市場。”黃小源表示。
這個結(jié)果，讓梅花在美國市場處于極為被動的境地，也讓梅花極為困惑，為何惡意搶注能如此之快獲準注冊，為何異議就這樣輕易輸?shù)袅耍?
真相：代理律師模仿筆跡撤回代理權(quán)
梅花沒有就此放棄，因為一旦放棄，就意味著梅花要么向惡意搶注妥協(xié)，要么可能失去潛力巨大的美國市場。
危急時刻，梅花聯(lián)系上了北京一家專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理公司，在該公司的協(xié)助下，一個令梅花震驚的真相浮出了水面：原來，梅花之前委托的福建代理機構(gòu)將案件又委托給了美國的代理律師，而該名美國律師在2010年6月，未經(jīng)梅花同意的情況下，模仿梅花董事長王安邦的簽名，擅自向美國提出撤回代理權(quán)，并以梅花的名義留下錯誤的郵箱地址。由于美國的法律制度是在有代理的情況下官方不與當事人接觸，故美國專利商標局相信了代理人的訴求并核準了這一申請。這也意味著從那時起梅花要自行處理異議案件中的所有問題，自行答辯、自行質(zhì)證。搶注方正是看到了這一不利于梅花的情況，頻繁發(fā)出質(zhì)證意見，要求交換證據(jù)，并要求梅花限期答復。由于所有的質(zhì)詢要求全部發(fā)送到了錯誤的郵件地址中，在通過郵寄方式發(fā)送文件時，搶注人又寫錯了郵政編碼，故所有的文件梅花全部沒有收到。
“然而，在梅花被福建代理人告知耐心等待的時候，搶注人已經(jīng)基于梅花的沉默，向美國專利商標局申請了簡易裁決。因為代理的問題，梅花喪失了所有的質(zhì)證機會。”黃小源道出了梅花當時之所以會輸?shù)舢愖h、并丟掉商標的真正原因。
盡管頂著發(fā)往美國的貨柜全部都要延遲發(fā)貨、經(jīng)銷商和客戶層層質(zhì)疑的巨大壓力，但當北京的代理機構(gòu)告知梅花還有救濟途徑時，梅花決定冒險也要爭取最后的機會，于是，更為復雜、更為漫長的維權(quán)征程又開始了。
轉(zhuǎn)折：搶注人主動和解
在梅花的授意下，北京的代理機構(gòu)委托了美國戴維斯律師事務(wù)所處理此案件。2010年9月26日，戴維斯代表梅花向美國專利商標局商標評審委員會提出救濟申請，同時請求商標評審委員會撤回簡易裁決，撤銷搶注人的有效注冊，將商標回復到權(quán)利待定狀態(tài)?！ ?br /> 經(jīng)過漫長的等待之后，2011年3月，美國專利商標局評審委員會決定給予梅花法律救濟，撤銷商標局之前做出的簡易裁決令。同年4月，美國專利商標局評審委員會致函搶注人，告知其商標注冊被撤銷，商標回復到權(quán)利待定狀態(tài)。這無疑極大地鼓舞了梅花的士氣，梅花乘勝追擊，美國律師進一步聯(lián)系了美國海關(guān)，從而使梅花SUSINO品牌得以再次進入美國市場。
2011年5月18日，美國專利商標局商標評審委員會再次做出有利于梅花的判決，撤銷梅花對簡易裁決令的默認認可，同時設(shè)置新的事先責令雙方補充證據(jù)，異議案件將根據(jù)之后補充的意見做出異議裁定。
“這就意味著異議案件回到了起點，雙方站到了同一起跑線上。梅花接下來面臨的只是重新打一場商標異議案。就在這時，案件出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。”黃小源透露，眼看形勢急轉(zhuǎn)直下，搶注人的代理人發(fā)來消息，雙方可以就此事進行協(xié)商?；谡\意，梅花提出了中止審理的請求，并且給予對方期限，雙方協(xié)商此事。
最終，搶注人同意達成和解方案，將SUSINO商標物歸原主，轉(zhuǎn)讓給梅花，同時注銷SUSINO商號，并且承諾不再對梅花在美國市場的聲譽以及經(jīng)銷行為進行干擾和詆毀。
2011年8月9日，美國專利商標局商標評審委員會核準了轉(zhuǎn)讓申請，至此，耗時近4年的SUSINO搶注案終于圓滿解決。
聲音：商品未行，商標要先行
“如今，SUSINO搶注案已塵埃落定，但公司為這起案件所耗費的人力、財力和精力，都是十分巨大的。”黃小源坦言，這也算是償還知識產(chǎn)權(quán)方面的歷史舊賬，經(jīng)此一案，梅花感悟頗多，也吸取了很多教訓，希望能給廣大同行提供更多的借鑒。
黃小源表示，在海外遭遇商標被搶注、受威脅，并不可怕，堅定態(tài)度、積極準備、沉著應(yīng)對非常關(guān)鍵，但找到負責任、專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)和人才是關(guān)鍵。“SUSINO搶注案”正是因為“所托非人”，才會拖延了近4年，險些讓梅花失去美國市場?！?br /> “不過，‘亡羊補牢’終究不是好方法，最佳的方式是第一時間在所在的海外市場注冊保護自己的自有品牌。”黃小源介紹，從這起案件中吸取教訓，梅花近兩年投入了100多萬，在全球120多個國家注冊了商標。“很多國家梅花的產(chǎn)品還未打入，我們也提前注冊了商標，包括赤道幾內(nèi)亞等17個非洲國家。”
此外，梅花還在全球68個國家進行了跨類別商標注冊保護。例如，現(xiàn)在很多傘企開始延伸產(chǎn)品類別，除了晴雨傘之外，還銷售太陽鏡、絲巾等相關(guān)產(chǎn)品，這些類別也要注冊商標，否則被別人搶注了，企業(yè)會很被動。“跨類別注冊絕非杞人憂天，我們在一些國家已經(jīng)有遇到類似的案件，‘有心人’在某個國家搶注了SUSINO的服裝商標，我們只能再度提出異議。”黃小源表示。
再者，黃小源透露，梅花近兩年逐步建立了“全球商標監(jiān)控體系”，部分國家也委托專業(yè)的律師事務(wù)所進行監(jiān)控，以便及時掌握梅花在海外的知識產(chǎn)權(quán)情況。“在有的國家，企業(yè)的商標被搶注后會直接進入公告階段，如果公告期間商標權(quán)力人沒有提出異議，搶注直接通過有效。如果企業(yè)監(jiān)控不及時不到位，隨時都有被搶注的風險。”
“SUSINO搶注案”歷時近4年終成功，既鼓舞了晉江廣大制傘同行，也給同行們提了一個大醒。“確實，隨著自主品牌不斷打入海外市場，海外知識產(chǎn)權(quán)保護的重要性也日益凸顯。梅花的做法確實讓我們獲益良多。”晉江某傘企董事長許總表示。
晉江市工商行政管理局商標廣告科科長蘇凱東也坦言，近幾年企業(yè)商標在海外遭惡意搶注的案件時有發(fā)生，企業(yè)往往需要為此付出不小的代價。為此，他特別提醒廣大在海外打自主品牌的晉江企業(yè)，要重視防御性注冊，商品未行商標一定要先行。“商品在打入一個市場之前，就要提前注冊，而且要多類別注冊；要在多個國家提前注冊；還要進行多個商標注冊，將相近似的商標同時注冊。”
據(jù)悉，接下來，晉江市工商行政管理局也將通過組織講座等形式，加強對自主品牌出口企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)方面的宣傳和幫助。 （作者:莊娜芬）
