商標代理筆記之連續三年不使用

來源：尚標采編    發布時間：2016-06-27 08:17:00　　瀏覽：2346

在商標申請注冊的過程中經過會遇到申請商標由于在先權利商標而被駁回的情形，申請商標被駁回(相對理由)之后，代理人通常會建議商標申請人要么與在先引證商標簽署共存協議，要么對已經注冊并超過三年的引證商標提出連續三年不使用的撤銷申請，借此來消除在先權利商標的影響達到核準注冊的目的。筆者結合自身代理工作中的一些經驗，談談對連續三年不使用的理解和適用。

一、“連續三年不使用”的立法目的

《商標法》第四十九條第二款“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位和個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標”。商標的主要功能在于區分不同商品或服務的來源，其功能的實現有賴于商標的實際使用。只有通過實際使用，在相關公眾中才能將該商標與特定商品或服務產生聯系，從而起到區分來源的功能。

商標連續三年不使用撤銷制度的設立是為了鼓勵和促使注冊商標權人使用商標，避免商標資源閑置、浪費，而非懲罰注冊商標權人。因此，只要注冊商標權人在撤銷商標核定使用的商品上進行了商標使用，即可認為構成了“連續三年不使用”中的使用。

二、“連續三年”的理解

《商標法》及其實施條例中并未對“連續三年”的起算點進行明確的規定，根據目前的商標審理實踐來看，一般以申請人提出撤銷申請主張(商標局實際受理日)的日期為起算點，向前推算三年。比如，申請人提出撤銷申請并由商標局在2015年6月1日受理，那么判斷是否存不使用的時間界限是2012年6月1日至2015年5月31日。只要不使用的狀態持續三年以上就符合了《商標法》第四十九條第二款的規定。

三、商標使用的構成要件

根據《商標法》第四十八條及《商標審查及審理標準》的規定，商品商標使用的具體表現形式有：

1、采用直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊、價目表等上;

2、商標使用在與商品銷售有聯系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發票、票據、收據、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據等上;

3、商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發行的出版物中發布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或使用商標的商品進行的廣告宣傳;

4、商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商品的印刷品以及其他資料。

5、其他符合法律規定的商標使用形式。

四、收集商標使用證據需要注意的幾點

以上所述的對于商標使用的規定過于籠統，具體到實際應用中如何收集商標法意義上的使用證據，結合筆者的實際操作經驗來看，應該注意以下幾點：

1、對使用主體的認定

《商標法實施條例》第六十六條第二款：“前款所稱使用的證據材料，包括商標注冊人使用注冊商標的證據材料和商標注冊人許可他人使用注冊商標的證據材料”。由此看出，注冊人自己或經授權的使用均為有效使用行為。

《北京市高級人民法院知識產權審判新發展(2012)》第66條對商標使用主體以及商標許可也有釋明，即“有效使用注冊商標是維持商標注冊的必要條件，這種使用應當是在核定商品或服務上的公開、真實、合法的商業使用。注冊商標的使用，既包括商標注冊人自己的使用，也包括獲得商標注冊人許可的其他主體的使用，但這種注冊商標的使用必須是在商業流通領域發揮商標區分商品或服務來源作用的使用。注冊商標許可使用人與被許可使用人之間，或者生產標注被許可注冊商標標志商品的委托人與受托人之間，即使有標注被許可注冊商標標志的商品買賣行為，但由于此類買賣行為發生在特定市場主體之間，通常不是通過商標的識別作用而建立的，故難以認定被許可使用商標起到了區分商品來源的作用，也就不能認定使用該商標標志的行為構成商標法意義上的商標使用行為”。

2、必須是對注冊商標的使用，不可改變注冊商標的顯著特征

《北京市高級人民法院知識產權審判新發展(2013)》第45條，即“注冊商標的使用通常應理解為按照商標注冊證上的樣式使用商標。實際使用的商標與商標注冊證上的商標標識不同但未改變注冊商標的顯著特征，仍可視為對注冊商標的使用。但是，實際使用的注冊商標的部分構成要素的，不構成對注冊商標的使用”。“鐵力士TINIT”商標撤銷案中，二審法院認定雖然注冊人提交的使用證據表明復審商標的中文部分具有使用行為，但復審商標的“TINIT”英文部分仍為復審商標的顯著識別部分，由于使用的商標與復審商標差異較大不能視為復審商標的使用。

3、必須是對核準注冊的商品的使用

最近，北京市高級人民法院民三庭歸納整理了當前知識產權審判中需要注意的問題，分別就專利、商標、著作權等知識產權案件審判中涉及的若干實體和程序問題提出了初步意見，針對連續三年不使用注冊商標的審查問題提出了“對于使用注冊商標的商品范圍應當堅持長期以來已經形成的標準，即只有在核定商品上的使用，才是對注冊商標的使用，在與核定使用商品類似的商品上的使用，并非對注冊商標的使用，不能據此維持注冊商標有效;商標注冊人在核定使用的一種商品上使用注冊商標的，在與該商品相類似的其他核定商品上的注冊可予以維持”的審理意見。在“GNC”案件中，二審法院就認定在“蜂蜜”等蜂產品上的使用并非在涉案“非醫用營養魚油”上的使用，不屬于商標法意義上的使用。又如“萬寶WANBAO”案iii，最高法院認為只要不屬于在核定使用的商品上使用，就不屬于訴爭商標的使用，不考慮類似商品的使用情形。

4、使用行為必須發生在我國的大陸地域范圍內

商標使用的地域不包括我國的香港、澳門、臺灣地區。由于香港、澳門、臺灣地區實行獨立的法律制度，與我國大陸的法域不同，故在上述地區的使用不能用于證明我國注冊商標的使用。

目前對于“定牌加工”情形是否認定為商標的使用雖有爭議，但是結合“SCALEXTRIC”案以及“好宜家”案v的判決來看，在經營制造商品，通過“定牌加工”方式全部出口或外銷國外，符合國際市場商品流通的交易習慣，有利于國內外客商識別商品的提供主體，有利于企業獲取商品信譽，尋求相關法律保護，客觀上已經起到識別商品來源的商標使用目的。故，對“定牌加工”的情形目前通常認定為商標法意義上的使用。

5、必須是公開、真實、合法的商業使用

所謂公開，指在公開的商業領域進行使用，不能使內部使用行為，比如辦公場所的標示、僅在內部使用的文具上標示出來不能認定為公開。

所謂真實，指不能是應付性的、零星的、偶然發生的、象征性的使用，而只能通過商品的實際銷售，或者至少是為進行這樣的銷售而作出的實質性和公開的行為。“大橋DAQIAO及圖”商標撤銷案，二審法院認為，僅有一次性的廣告行為投放在發行量不大的《湖州日報》上，且銷售及廣告行為發生在復審三年期間的最后三個月，故上述使用行為屬于規避商標法第四十四條規定象征性的使用行為，不予維持復審商標的注冊效力。

所謂合法，指評價的范圍僅限制于商標法律規定。只要商標使用行為本身不違反商標法律強制性、禁止性規定就可認定為商標使用行為合法。至于商品上或企業經營行為中的其他違法行為，行為人承擔相應的法律責任，與商標使用行為的合法判斷無關。司法對于合法使用行為的認定，在“康王”案中，北京市高院認為，判斷商標使用行為合法與否的法律依據，并不限于商標法及其配套法規。如果違反法律法規強制性、禁止性規定的生產經營活動中的商標使用行為認定經營者商標使用行為的法律效力，則可以鼓勵、縱容違法行為，與商標法有關商標使用行為規定的本意不符。而在“卡斯特”案中，最高人民法院修正了之前“康王”案的觀點，認為“只要在商業中公開、真實的使用了注冊商標，且注冊商標的使用行為本身沒有違反商標法律規定，則注冊商標權利人已經盡到法律規定的使用義務。爭議商標有關的其他經營活動中是否違反進口、銷售等方面的法律規定，并非《商標法》第四十四條第(四)項(現第四十九條)所要規范和調整的問題。

6、常見的商標使用證據

(1)許可協議。單純許可他人使用自己的商標或轉讓商標權，許可人或被許可人都沒有對商標進行實際使用，這種行為不能認定具有商標法意義上的使用。

(2)商標的標簽及外包裝。該些證據雖然都可以視為商標的使用證據，但是如僅有這些證據無其他證據佐證或未形成有效證據鏈則也較難認定為真實、公開的商標使用。如“保時捷”商標撤銷復審案。

(3)合同或相關發票。代理實務中，如僅提交一份合同或發票，通常會被認定為缺乏合同實際履行的證據，不足以證明發生了真實、公開的使用。如提交的是廣告合同，更好有發票以及實際廣告發布的資料(雜志或報紙)進行印證。

(4)單一產品廣告、發布商標注冊信息等行為，往往被視為應付性的、象征性的行為，不能發生商標的識別功能，不被視為使用行為。

五、行政訴訟中新提交證據的采納

對于商標連續三年不使用行政訴訟中新證據是否能被法院采納，在早期法院對新證據的采納較為慎重。但是結合最近幾年公開的審判結果來看，法院對于訴訟階段新的使用證據持寬松接受的態度。如“信遠齋”商標撤銷案、“國醫GUOYI及圖”商標撤銷案、“駝及圖”商標撤銷案、“TONDAR”商標撤銷案、“莊吉GEORGE及圖”商標撤銷案。筆者認為，法院接受訴訟中新提交的證據也符合了撤銷連續三年不使用商標這一制度設立的目的，即促進商標的使用，并非懲罰商標注冊人。如果不接受訴訟階段提交的新證據，則將會導致商標注冊人再無其他救濟途徑。

六、注冊商標連續三年不使用的正當理由

《商標法實施條例》第六十七條規定了：“以下情形屬于商標法第四十九條規定的正當理由：(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破產清算;(四)其他不可歸責于商標注冊人的正當理由”。

不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。如地震、臺風、洪水、海嘯等。

政府政策性限制：一般指出于政策考慮，對特定行為的限制，導致商標無法使用。政府政策性限制一般包括：進出口限制，導致無法商業運行;政策性限制生產、銷售等。

破產清算：破產清算時，企業已經不具有經營資格，因此也無法將商標投入使用。

其他正當理由。如“紅山鈺龍HSYL及圖”商標撤銷案xv。

結合以上所述，筆者認為，提出商標連續三年不使用的撤銷申請不失為排除在先權利商標的利器，但如何能最大限度地利用好該制度仍有較多方面的問題值得探討。

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