論商標侵權案件中的訴訟中止

來源：中國工商報網    發布時間：2016-09-07 06:24:00　　瀏覽：2857

在商標侵權訴訟中，何種情形下應當中止訴訟，我國現行法律并無明確規定。本文結合具體案例，探討在商標侵權訴訟中，被告注冊商標被國家工商總局商評委撤銷后提起行政訴訟時，人民法院受理的民事侵權訴訟是否應中止的問題。

基本案情

2003年7月7日，甲公司申請注冊了XY商標，核定使用于第9類商品上。2009年5月14日，乙公司申請注冊一群XY商標，也核定使用于第9類商品上。2012年7月23日，甲公司向商評委提出商標爭議申請，要求撤銷一群XY商標。商評委經審查后，認為上述兩件商標構成近似商標，依據《商標法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條的規定，于2014年3月11日裁定撤銷一群XY商標。乙公司對該裁定不服，向北京市一中院提起行政訴訟，要求撤銷該裁定。在行政訴訟期間，甲公司經公證取證后，以乙公司侵害其商標專用權為由向法院提起民事訴訟。

　　爭議意見

對該案下一步應如何處理有兩種不同意見。

第一種意見認為應當判決駁回甲公司的訴訟請求。理由是一群XY商標雖然被商評委撤銷，但因行政訴訟的提起，該撤銷裁定并未生效，乙公司依然合法享有一群XY商標專用權，故乙公司銷售使用一群XY商標的商品不構成侵權。

第二種意見認為應當中止審理。理由為行政案件的審理結果是本案審理的依據。

　　焦點剖析

(一)是否應駁回訴訟請求的分析

目前，一群XY商標專用權是否有效因行政訴訟正在進行而處于待定狀態，如果行政案件生效判決撤銷商評委作出的裁定，那么乙公司就一直享有一群XY商標專用權，民事侵權無從談起，應判決駁回甲公司的訴訟請求。如果行政案件生效判決維持商評委作出的裁定，那么一群XY商標專用權從何時開始無效就顯得至關重要。如果無效開始的時間在甲公司公證取證之前，則乙公司應承擔民事侵權責任。如果無效開始的時間在甲公司公證取證之后，也就是說乙公司在甲公司公證取證時仍享有一群XY商標專用權，則不構成民事侵權。因此，第一種意見是錯誤的。

(二)是否應中止訴訟的分析

我國現行法律制度并未明確規定商標侵權訴訟中止的情形。在商標侵權訴訟司法實踐中，通常適用《民事訴訟法》第一百五十條“有下列情形之一的，中止訴訟：……(五)本案必須以另一案的審理結果為依據，而另一案尚未審結的”規定。

本案被告的一群XY注冊商標被撤銷，處于行政訴訟階段。原告以被告侵犯其XY商標專用權，為由提起侵權民事訴訟后，人民法院是否中止應考慮本案是否必須以該行政訴訟案件的審理結果為依據。

筆者認為，此案應考慮兩方面因素。

1.兩案的外在表現

在商標侵權訴訟中，當原告商標權處于不穩定狀態，且該權利不穩定狀態取決于另一案件的審理結果時，人民法院應考慮中止訴訟。在北京市第一中級人民法院(2003)一中民初字第3418號民事裁定書和北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第212號民事裁定書中，均是因被告對原告商標提起了撤銷程序造成原告商標專用權處于不穩定狀態，因此裁定中止訴訟。上述裁定中止訴訟的出發點在于衡量原告商標專用權的法律狀態是否存在不穩定性。該觀點在審理專利侵權糾紛案件中得以印證，如《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條規定：“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟……”

就本案而言，被告的一群XY商標是否被撤銷，不會動搖原告的權利基礎。換言之，被告商標行政訴訟案件審理的結果不會影響原告的權利基礎。從上述角度分析來看，本案裁定中止訴訟似乎并不合適。《民事訴訟法》第一百五十條中規定的“另一案件結果”是否僅指“原告權利穩定性”?筆者認為并非如此。

2.兩案的內在聯系

《商標法》(2001版)第二十八條規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

《商標法》(2014版)第五十七條規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：……(二)未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的……”

具體本案而言，在商標評審階段，被告商標一群XY被商評委依據《商標法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條裁定撤銷。商評委認為被告商標一群XY與原告商標XY構成使用在相同商品上的近似商標。在商標確權行政案件中如何判斷是否構成近似商標，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十六條規定，人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準。

在民事訴訟階段，原告依據《商標法》(2014版)第五十七條第(二)項之規定，請求法院判令被告使用一群XY商標構成對原告XY商標專用權的侵犯。此案的焦點問題是，被告使用的一群XY商標與原告擁有的XY商標是否構成使用在相同商品上的近似商標。根據《商標法》(2014版)第五十七條之規定，判斷是否構成近似商標時，要考慮是否“容易導致混淆”。

由此可知，無論行政訴訟還是民事訴訟，兩案事實部分的爭議焦點均為被告使用的一群XY商標與原告擁有的XY商標是否構成在相同商品上的近似商標。而判斷是否構成近似商標，必須以消費者是否容易導致混淆為前提。

根據我國訴訟管轄的相關規定，因不服商評委裁定而提起的商標行政訴訟，管轄權在北京知識產權法院;因侵犯注冊商標專用權行為提起的民事訴訟，由侵權行為的實施地、侵權商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。筆者認為，兩案屬于同一利益主體、相同爭議事實，若由不同法院同時審理，難免會造成認定尺度上的不統一。為維護法律的統一性和嚴肅性，在被告一群XY商標行政訴訟已在先審理的情形下，在后審理的人民法院可以考慮中止訴訟，等待在先行政案件的審理結果，這應當屬于《民事訴訟法》第一百五十條中所指“另一案件結果”的范疇。

文章標簽:  商標侵權