商標申請被駁回， 向左走還是向右走

來源：中華商標雜志    發布時間：2016-10-18 03:55:00　　瀏覽：2526

隨著中國商標申請量的增加， 越來越多的企業在商標申請過程中會收到商標局的駁回通知書。那么， 當企業收到商標局的駁回通知書時， 應該采取什么樣的態度呢? 是積極抗辯(提交駁回復審申請)還是消極接受呢?

對此問題筆者暫不回答， 先將商標局審查員駁回商標申請的理由依據簡單梳理一下， 以便企業不但能知其然更能知其所以然。

駁回申請注冊商標， 是指商標局在其實質審查中，依法就全部商品或服務、 部分商品或服務上違反《商標法》 禁止性規定的申請注冊的商標， 或者在同一種商品或者類似商品上與已經注冊或初步審定商標相沖突的申請注冊的商標， 不予注冊的行為。

因此， 商標局的駁回理由可以簡單概括為“ 違反禁止性規定的絕對理由” 和“ 與在先商標權沖突的相對理由”。《商標法》 第十條、 第十一條和第二十八條分別作了詳盡了規定。《商標法》 第十條是強制性法律條款， 一旦違反禁止性規定的絕對理由， 即使提交復審， 其成功的可能性也很小。 因此， 建議企業在設計商標時， 要盡量避免《商標法》 第十條中禁止性規定。 如萬一被商標局以該條駁回， 除非企業(申請人) 能提供相關的證明文件， 否則， 不建議企業(申請人)提交復審申請。

而除此之外的商標駁回案件， 均建議企業(申請人)積極抗辯， 特別是在駁回商標已經被投入商業使用、 商業宣傳的情況下， 更是要采取積極的態度， 以充分維護自身的合法權益。 下面分別就基于《商標法》 第十一條和第二十八條的駁回商標申請如何進行抗辯， 發表一下筆者的拙見：

一、 基于《商標法》第十一條的駁回商標的復審申請

雖然《商標法》 第十一條的第一款列舉了三項不符合商標法的情況， 但就其本質而言， 這三項的駁回依據其實是相同的： 缺乏顯著性。 商標的顯著性是指其能將一家產品生產者/服務提供者的產品/服務與其他相同或類似產品/服務相區別開的特征。 這是一個標識作為商標應具有的最基本、 最重要的特征， 它直接決定了該標識是否可以成為商標并受到我國《商標法》 的保護。

因為根據《商標法》 第八條的規定： “ 任何能夠將自然人、 法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標志， 包括文字、 圖形、 字母、數字、 三維標志和顏色組合， 以及上述要素的組合， 均可以作為商標申請注冊” ， 所以如果一個可視性的標志并不能起到區分不同產品生產者/服務提供者的產品/服務的作用的時候， 那么這個可視性的標志是不能作為商標來申請注冊的。

《商標法》 第十一條第一款中的第(1)項和第(2)項是對缺乏顯著性的標識的列舉， 一般情況下， 這樣的標識是不能起到區分不同產品/服務提供者的目的的， 例如： 將“ 502” 申請在“ 膠”上; 將“ XXL” 申請在“ 服裝” 上等等。 這樣的標識僅僅是產品的名稱或型號， 不能起到區分不同產品生產者的目的。 第三項是對除前兩項所列之外的其他缺乏顯著性的各種情況的統稱。 如將“ 好香”申請在“ 米” 上， 將“ 湘繡” 申請在“ 服裝” 上等等。

商標的顯著性可以分為“ 固有顯著性” 和“ 通過使用獲得的顯著性” 兩種， 上述所舉例的商標都是缺乏“ 固有顯著性” 的商標， 即商標構成本身缺乏顯著性， 但如果企業已經對該商標進行了大量、持續的廣告宣傳工作， 使相關公眾能夠將該商標與該企業提供的產品聯系起來， 一般來說就認為這個商標已經經過使用獲得了顯著性， 能夠起到區別不同產品生產者/服務提供者的產品/服務的目的， 這種情況下， 商標是可以被核準注冊的。 這方面的成功案例， 主要有銀行業的“ 一卡通” 、 餐飲服務業的“ 小肥羊” 和乳業的“ 酸酸乳” 等商標， 這三個商標在申請注冊階段都曾被商標局的審查員以“ 缺乏顯著性” 為由駁回， 但這三家企業(申請人)都未放棄， 積極提出了復審申請， 用大量的使用證據證明這些商標經過大量、 持續的廣告宣傳， 已經具有了第二含義， 具有了很強的指代性， 相關消費者已經將這些商標與他們的企業緊緊地聯系在了一起， 從而這些商標實際上已經起到了區別不同產品生產者/服務提供者的產品/服務的目的， 從而具有了作為商標應該具有的顯著性。

綜上所述， 一旦有企業的商標被商標局審查員以該條駁回， 如果申請商標已被企業廣泛使用、宣傳， 則需要企業提供所有的使用證據材料， 來證明該商標經過企業的廣泛使用已經獲得了“ 第二含義” ， 即具有了顯著性。

除此之外， 本條第一款第(1)項和第(2)項的內容是“ 僅有本商品的通用名稱、 圖形、 型號的”和“ 僅僅直接表示商品的質量、 主要原料、 功能、 用途、 重量、 數量及其他特點的” ， 而在實際情況中，申請商標很少是僅僅由上述要素構成， 一般都是有其他要素一起構成的， 因此， 這也是企業在提出駁回復審時可以據理力爭的一個方面。

二、 基于《商標法》第二十八條的駁回商標的復審申請

《商標法》 第二十八條所指與在先商標權發生沖突， 主要指申請注冊的商標同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或近似。 隨著中國商標申請量的增加， 越來越多的商標是基于該條被駁回的， 那么在這種情況下，企業的復審申請應該從何處著手呢? 由于具體案件的情況紛繁復雜， 很難一語概括。 筆者將通過以下兩件案例稍作說明：

(1)商標在第41類的駁回案件

商標局審查員以該商標與在先注冊的“ 一個夢” 和“ ONEDREAM” 商標近似為由， 將其駁回。 駁回商標與兩件引證商標分別如下：

很多人看到上面的商標比對后的第一印象是駁回商標與這兩件在先商標并不近似啊。

商標為什么會被審查員駁回呢? 這是因為在商標局審查時， 對文字和圖形的組合商標是分開審查的， 而不是簡單地進行整體審查。 這個案件中， 審查員認為駁回商標中的英文部分“ Mr. DREAM” 與上述兩件引證商標近似。 因此被駁回。

在本案中， 筆者認為： 首先， 被駁回商標中的文字部分“ Mr. DREAM” (含義為夢先生)與兩件引證商標的含義不同： “ Mr. DREAM” (含義為夢先生)其實指姓夢的先生——指人; 而兩件引證商標的含義均為“ 一個夢” ， 指夢這一自然現象或事物。 其次， 被駁回商標的整體與兩件引證商標不構成近似， 被駁回商標的組成部分中的圖形部分是非常有顯著性的， 相關公眾一眼就可以將其與兩件引證商標區別開來， 不會造成混淆。

因此， 商標局審查員在審查時對組合商標是分開審查的， 而駁回后， 提交復審申請時， 評審委的審查員是從商標的整體來審查的。 所以， 一旦企業的組合商標中的某一部分與在先商標構成近似被駁回， 企業應從商標整體是否與在先商標構成近似來提出復審。

(2)“ WOS” 商標在第35類的駁回案件

該商標被以與在先注冊商標“ WDS” 近似為由被駁回， 根據我國的商標審查經驗， 像這樣兩件商標都是由三個英文字母組成， 首、 末字母均相同， 只有中間一個字母不同的情況下， 一般都會被認定為近似商標的。

本案申請人的實際情況是： “ WOS” 是其自行設計的網上訂貨系統(Web Order System)的簡稱， 其只對會員開放， 使用時需要登錄該申請人的官網進行后續操作。 而且， 申請人已經對該商標進行了商業使用和宣傳， 一旦不能注冊將會給申請人帶來很大的損失和麻煩。

根據本案商標的實際使用模式可以看出， 使用該“ WOS” 系統的客戶都是對申請人非常熟悉的老客戶， 且其需要注冊會員后使用， 而注冊會員的程序非常嚴謹、 復雜， 在這樣的情況下， 是很難造成相關消費者的混淆的。

因此， 雖然僅從商標的構成來看， “ WOS”商標與“ WDS” 商標構成近似商標， 但由于二者的消費群體不同， 是不會發生誤買、 誤購的侵害相關消費者利益的情況的。

綜上， 筆者認為， 駁回商標與引證商標是否構成近似， 不能簡單地從文字構成上來看， 還需要從所指定的產品/服務、 相關公眾的認知習慣、 行業特點及實際使用的具體情況來綜合分析。

現實社會中， 商標申請涉及社會生活的各行各業， 很容易出現審查員對企業申請的產品或行業不太了解， 僅從商標的文字構成進行審查， 這樣一旦發生駁回， 建議企業積極抗辯， 以保護自己的合法權益。

文章標簽:  商標申請