李明德：美國商標法中的平行進口

來源：尚標知識產權    發(fā)布時間：2016-12-07 09:20:00　　瀏覽：4178

　　

平行進口，又稱“灰色市場”或“灰色市場商品”(graymarketgoods)，是指在國外生產的帶有本國商標的商品未經商標所有人的許可而輸入了本國。所謂灰色市場商品，是指上述的商品；所謂平行進口，是指將上述商品輸入本國的行為。 在商標的保護上，是否允許平行進口或灰色市場的存在，涉及了一系列經濟上的和法律上的問題。從經濟上說，一方面，生產廠商，尤其是出口型的和跨國性的生產廠商，總是要針對不同國家或地區(qū)的特點或愛好，調整產品的質量、風格或特征，以便獲得最大份額的區(qū)域市場。另一方面，生產廠商又希望在世界范圍內使用一個統(tǒng)一的商標，享有統(tǒng)一的商譽，并由此而擴大在世界市場上的聲譽和占有的份額。從法律上講，生產廠商也希望按照商標保護的地域性原則，防止平行進口或灰色市場，防止不同區(qū)域之間的相同商品的競爭，從而達到分割市場的目的。這樣，商標所有人就可以通過商標的實施，一方面占有一個統(tǒng)一的商標，享有統(tǒng)一的商譽，另一方面又將國際市場分割開來，防止不同區(qū)域之間的相同商品的競爭，從而獲得最大限度的利益。 然而，商標保護的目的是防止消費者在商品來源上的混淆。而平行進口的商品，卻是來自于同一個來源，除了風格、特征、質量略有區(qū)別以外，不存在假冒或來源上混淆的問題。但是，如果完全允許平行進口或灰色市場，可能又會造成國內市場的混亂和生產廠商的重大損失。例如，生產于發(fā)展中國家的價格相對低廉的合法產品，一旦大量涌入發(fā)達國家的市場，就會沖擊該國的市場，使商標所有人蒙受重大損失。這樣，是否允許平行進口或灰色市場，就成了一個復雜的需要分別對待的問題。在這方面，美國法院，尤其是美國最高法院，通過一系列判例探討了平行進口的問題，并確立了平行進口上的一系列規(guī)則。 在1923 年和1924 年，美國最高法院就平行進口的問題連續(xù)做出了三個判決。由于這三個判例都涉及了婦女化妝所用的香粉，因而稱為“香粉三部曲”(face-powdertrilogy)。其中最重要的是1923年判決的“卡茨爾”一案。(A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260US 689 (1923).) 根據案情，一家法國公司自1879年開始在美國出售“爪哇”牌香粉，該香粉生產于法國。隨后，該公司在美國專利商標局注冊了“爪哇”商標。1913 年，法國公司將其在美國的商標和業(yè)務賣給了一家紐約的公司。紐約公司先從法國公司那里進口大宗香粉，然后做成小包裝，在美國銷售。其包裝盒上聲明，“美國注冊商標，產品生產于法國，包裝于美國。”本案的被告卡茨爾，是紐約市的一家藥品零售商，也從同一家法國公司那里進口了同樣的香粉，然后在紐約和新澤西等州銷售。與本案密切相關的是，被告卡茨爾進口的是原裝的香粉，盒子和標簽上都印有法國公司在法國注冊的“爪哇”商標。這樣，卡茨爾的進口和銷售“爪哇”牌香粉，就侵占了紐約公司的市場。紐約公司向法院提起訴訟，要求法院下達臨時性禁令，禁止被告進口有關香粉。 聯邦地方法院接受原告的請求，下達了臨時性禁令。地方法院在判決中指出，被告使用的商標是真實的，產品也來自于法國公司，被告在銷售時未做任何改動。同時，被告認為自己的銷售是合乎法律的。但法院所要解決的問題是，當原告是該商標在美國的所有人時，被告的行為是否侵犯了原告的商標權。地方法院在判決中分析說：“在被告的盒裝商品進入美國市場之前，原告已經分割了美國市場。現在，如果法國原裝或包裝的商品可以合法地與原告的盒裝或包裝商品相競爭，顯然可以預見，原告的生意會受到毀壞，或者受到某種程度的損害。從表面判斷，問題在很大的程度上涉及了商業(yè)利益。如果某家美國公司購買了某家外國公司所具有的全部商業(yè)權利，就像本案的情形一樣，然后該外國公司還可以自由地與這家美國公司競爭，其結果就是，購得的權利在某種情況下沒有獲得多少保護，甚至根本沒有獲得保護。而且從長遠來看，該外國公司和美國公司都會受到嚴重損害，因為美國資本肯定不會去投資，而外國公司也難以將他們在這個國家獲得的權利賣出去。” 第二巡回上訴法院推翻了地方法院的判決，認為只要有關的商標真實地指示了商品的來源，被告就有權利使用該商標銷售商品。顯然，巡回上訴法院把判決的基點放在了商品的真實性上，而沒有考慮原告與被告之間的市場競爭和不同的商譽。“另一方面，商標可能沒有時間限制地指示它們所標示的商品的來源，從而保護商標所有人和公眾，防止將一個人的商品作為另一個人的商品來銷售。如果賣出的商品是真正的由該商標所顯示的商品，那么商標所有人的權利就沒有受到侵犯。” 最高法院又推翻了第二巡回上訴法院的判決，恢復了地方法院的禁令。最高法院在判決中說：“在完成出售行為之后，法國廠商就不能再來到美國，就不能再用他們的原有標記與原告競爭。這與法律規(guī)定的轉讓授權相一致。”針對第二巡回上訴法院的判決，最高法院還指出：“有人說這里的商標是法國廠家的商標，真實地指示了商品的來源。但這是不準確的。這是原告僅僅在美國擁有的商標，它在法律上，而且也為公眾所理解，指示了有關商品來自于原告，盡管不是由原告制造。有關的商品已經，而且也只能繼續(xù)以原告購買的商譽去銷售。”在這里，最高法院承認，原告和被告就相同的產品和相同的商標享有不同的商譽，被告的行為侵犯了原告的商譽。 就在美國最高法院就“卡茨爾”一案做出判決之前，美國國會也對平行進口問題做出了反應，制定了“關稅法”的第526 條。（國會后來將該條納入了1930 年關稅法中。見19 U. S. Code, section 1526.）根據該條的規(guī)定，如果未經美國商標所有人的書面許可，禁止任何帶有該商標的貨物輸入美國。如果海關沒有扣押，或者拒絕扣押，商標所有人還可以向法院提起訴訟，獲得相應的法律救濟，如銷毀有關商品、除去有關商標、獲得損害賠償等。“海關規(guī)則”也在相應的條款中作了具體規(guī)定，以實施“關稅法”第526 條的規(guī)定。按照“海關規(guī)則”，未經美國商標所有人的同意，不得進口帶有該商標的物品。但同時又列舉了三個與平行進口相關的例外。第一個例外是，“外國的和美國的商標或商號為同一個個人或企業(yè)所有”。第二個例外是，“外國的和本國的商標或商號的所有人是父子公司，或者從屬于某一共同的所有人或控制者。”第三個例外是，“外國廠商在有關物品上使用登記過的商標或商號，獲得了美國所有人的授權。”（19CFR section 133.21(c).）其中的前兩個例外，又稱為“同 一控制例外”，后一個例外又稱為“授權例外”。 1988年由最高法院判決的“K馬特”一案(K Mart Corp.v. Cartier, Inc., 225 USPQ 1897 (US 1988).)，詳細討論了“海關規(guī)則”中的三個例外。在該案中，“維護美國商標統(tǒng)一協會”(Coalition to Preserve the Integrity of AmericanTrademarks)與美國商標所有人一道，要求法院宣告“海關規(guī)則”的三個例外與“關稅法”第526 條的規(guī)定不一致。哥倫比亞巡回上訴法院裁定，海關規(guī)則的有關規(guī)定無效。而這一裁定又與聯邦巡回上訴法院先前的裁定不一致。為了解決巡回上訴法院之間的分歧，最高法院對該案進行討論并做出了判決。最高法院在判決中首先區(qū)別了三種情況的灰色市場或平行進口。 第一種情形是，美國商標所有人是獨立的商標所有人。按照這種情形，某一國內公司從國外公司手中購買了注冊和使用后者的美國商標的權利，并且使用該商標在國內銷售外國公司制造的產品。如果發(fā)生平行進口，該國內公司就是受害人。最高法院的判決說：“如果外國公司在把自己的商標賣給了國內公司以后，還可以進口帶有該商標的產品并且分銷這些產品，那么有關的國內公司就會面臨劇烈的、涉及它所購買之商標的、同一品牌之內的競爭。此外，如果該外國公司在美國之外上市其產品（通常的情形正是這樣），同時又由第三方在國外購買之后將產品合法輸入美國，也會產生相似的品牌之內的競爭。不論是哪一種情況，允許平行進口都會產生灰色市場，危害商標所有人的投資。”最高法院判決的“卡茨爾”一案就是這種情形的典范。這種類型的平行進口，應當依據關稅法第526 條加以禁止。 第二種情形是，外國公司與國內公司具有從屬關系。按照這種情形，外國公司在國外制造相關產品，國內公司就該產品在國內注冊一個美國商標。這又可以分為三種情形。一是美國商標所有人是外國公司的子公司，外國公司通過子公司來控制有關產品在美國的銷售。二是美國商標所有人是母公司，外國生產廠商是子公司，子公司在國外生產有關產品。三是美國商標所有人直接在國外生產有關產品。由于在這三種具體情形中，都有一個共同控制的問題，即使是發(fā)生了平行進口或灰色市場商品，也不會造成商品來源上的混淆。在最高法院的判決中，多數意見認為，不應該禁止這類平行進口或灰色市場。對應于“海關規(guī)則”中的三種例外，這三種具體情形相當于“海關規(guī)則”中的第一種和第二種例外，即“同一控制例外”。 第三種情形是，美國商標所有人授權某一獨立的外國廠商使用自己的商標。按照這種情形，美國商標所有人通常授權外國公司在某一特定的地域之內享有排他性的商標權，同時又要求外國公司不得將帶有該商標的商品輸入美國。如果外國公司或第三方將這類商品輸入美國，必然會形成灰色市場，與商標所有人在國內的商品競爭。在最高法院的判決中，多數意見認為，應當禁止這類平行進口或灰色市場商品。 上述的第三種情形相當于“海關規(guī)則”中的第三種例外，即“授權例外”。最高法院在判決中指出：“當國內商標所有人授權外國廠商使用自己的商標時，規(guī)則的這一條款否定了國內商標所有人禁止獨立的外國廠商生產的產品輸入美國的權利。將獨立的外國廠商在國外生產的產品排除在法律禁止的范圍之外，是對于法律條文的非理性解釋。”這樣，按照最高法院的判決，平行進口中的“授權例外”不符合“關稅法”第526條的規(guī)定，屬于無效的規(guī)定。在最高法院做出“K馬特”一案的判決后不久，“海關規(guī)則”就做了相應的修改，刪除了三種例外中的“授權例外”。 在平行進口或灰色市場商品的問題上，將“關稅法”第526 條、“海關規(guī)則”的相關規(guī)定和“K 馬特”一案的判決結合起來，大體可以說，未經美國商標所有人的同意，任何人都不得進口帶有其商標的物品，除非存在“共同控制”的例外。當美國商標所有人是獨立于外國公司的商標所有人時，當美國商標所有人授權獨立的外國公司在國外使用其商標時，美國商標所有人都可以禁止帶有其商標的物品輸入美國，盡管該物品在來源地是合法生產的，是真實而非假冒的產品。在這里，核心的問題是，國內的消費者是否會將國外的產品與國內商標所有人的商譽聯系起來，會不會把國外的商品誤認為是國內商標所有人的商品。或者說，說到商標法的根本性問題上，會不會造成商品來源上的混淆。 1988 年的“K 馬特”一案雖然是就“關稅法”第526條和“海關規(guī)則”的相關規(guī)定做出的，但由于最高法院的這一判例廣泛討論了平行進口和灰色市場商品問題，因而影響了后來的一系列判決。各巡回上訴法院和地方法院在隨后的相關判決中，都遵從了最高法院的判決。除了“關稅法”第526 條和“海關規(guī)則”中的相關規(guī)定，“蘭哈姆法”第42 條還就平行進口問題做出了單獨的規(guī)定。按照規(guī)定，在進口美國的商品中，任何帶有假冒或仿冒美國注冊商標的物品，不得進入美國海關。這樣，除了援引“關稅法”和“海關規(guī)則”的相關規(guī)定，注冊商標所有人還可以援引“蘭哈姆法”第42條主張自己的權利。 作者簡介：李明德，中國社會科學院知識產權研究中心研究員，博士生導師。 www.6zhiboba.com/topic/1.html www.6zhiboba.com/topic/3.html www.6zhiboba.com/topic/4.html www.6zhiboba.com/topic/5.html www.6zhiboba.com/topic/6.html www.6zhiboba.com/topic/7.html www.6zhiboba.com/topic/8.html www.6zhiboba.com/topic/9.html www.6zhiboba.com/topic/10.html www.6zhiboba.com/topic/12.html www.6zhiboba.com/topic/11.html www.6zhiboba.com/topic/2.html

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