龜兔賽跑：美國專利商標局三軌體制的影響

來源：尚標知識產權    發布時間：2016-12-08 02:13:00　　瀏覽：6435

　　

當美國專利商標局在七月初同意為專利申請程序設立一套三軌系統時，絕大多數人都將注意力放在對該項方案中的快捷辦理通道上，該軌道旨在將申請待批時間從過去的幾年縮短為12個月。在原有制度下，申請人通常要等待三到四年才能收到審查人員的第一份實質回復，而且還須等待兩年時間才能拿到申請許可。許多專利申請人及潛在申請人抱怨稱，這極大影響了申請發明專利的優勢。然而很少有人注意到該方案中的另一方面規定：允許申請人選擇將原本申請辦理時間推遲兩年半的慢速辦理通道。如果該方案開始實施，對美國專利制度產生最深遠影響的也許正是慢速通道。

　　自從一年前大衛．卡波斯（David Kappos）成為美國專利商標局的新任局長，他一直對公眾抱怨極大的專利商標局申請積壓問題給予充分關注。盡管該問題實際上根源于經費不足――專利商標局是自籌資金的機構，但是長期以來國會一直將該局收取的費用挪作他用――但是申請人并不介意這一點，他們僅僅是無法接受專利商標局要用五年或更長時間才能辦理完一件專利申請。在原來的制度中，申請人可以請求將其申請劃歸為“特殊情況”以加快審批進程，但是此舉要求許多附加條件，導致即便對于極少數符合條件的申請人來說，這條渠道也變得完全不具有吸引力。

　　卡波斯上任后立刻開始尋找解決方案。在他于2009年9月知識產權所有者協會的年會上向專利律師們做第一次重要演講中，他提出公司應可以主動提出犧牲一項申請（即放棄它），以為另一項申請贏得使用快速辦理通道的權利。接下來，在2009年9月，卡波斯還成功為“綠色”專利申請開辟快速辦理通道，以促使美國在清潔能源的發展方面占據領先地位。

　　引入上述快速通道并不是一件容易的事。由于經費并沒有增加甚至還有可能減少，加快申請辦理進程就意味著延緩了其他工作，除非工作效率能大幅度提升。意識到這個問題以后，卡波斯提出，一些申請可以專門延后辦理。而這一看似簡單的提議引發了廣泛爭議。

　　許多成立不久的公司意識到了專利保護的重要性，并且將專利保護作為公司業務發展的基石，不過，他們并不具備將其所有創新都申請專利所需的資源。在復雜的技術領域，為一項重大的新發明取得專利權通常需要花費幾萬美金。而最初的申請僅僅是這項巨額花費的一部分，而后續過程中，無論是按照審查人員對材料有效性的質疑對申請進行修改，還是對審查員無理的駁回決定采取抗辯，其過程都是極為耗時且極為昂貴的。在第二輪此種溝通中，審查員做出的“駁回”決定通常為“最終決定”。就像Monty Python短劇中表現的那樣，申請人這時就需要再支付一定費用以便能夠繼續抗辯。而對于小公司來說，專利申請中抗辯所需的天價花費實在不是小事一樁，不過他們必須進行申請，因為一項發明從最初（以一種非實驗的方式或是要約出售）公之于眾開始，發明人只有一年的時間進行專利申請備案。而剛起步的公司通常都覺得這項專利規定是他們需要面臨的幾大困難之一。

　　1994年，美國國會意識到了這個問題，并創立了“臨時專利申請”辦法，在該辦法下，發明人向專利商標局提交申請以后，該申請將在一年內處于待定狀態。這個機制至今仍然被發明人廣泛使用――其中既包括正當使用，也包括不當使用――這樣，他們就可以占據一個早期的、有案可查的發明日期，其申請也不會因后來的創新發明而作廢。通過提交這種“臨時專利申請”，發明人可以在整個“專利待定”期大肆籌資資金、就可能的發展前景進行商談以及將該發明向市場推廣等。

　　然而，這個新程序仍然存在一些缺陷。首先，該“臨時專利申請”在提交后白白耗費了一年時間，發明人必須在一年待定期滿以前再提交一份常規（也被蹩腳的稱為“非臨時”）的申請。這樣一來，在一年待定期結束的時候，與那些在最開始就選擇常規申請的人相比，選擇新程序的發明人將不得不支付更多的費用。更重要的是，許多發明人并不清楚將臨時申請的技術資料準備得像常規申請時一樣齊備有多么重要。盡管申請表單無需填得多完美，但是臨時申請必須公開相關發明的足夠細節資料以便取得在先的備案日期。提交資料過于簡單縱然也可被受理，但絕無法撐過重重審查大關。

[1][2]

　　30個月的期限

　　與臨時申請并非截然不同，三軌制的新提案允許申請人通過其控制下的慢速通道提交非臨時申請：自申請生效日開始的30個月內，申請人可以對專利商標局將其申請放入正常審批序列的時機進行把控。而且，一項額外的好處是，將該申請放入正常序列產生的花費包括在專利商標局的審查費以內，所以申請人也可以推遲付款。

　　盡管該程序對于美國來說是全新的實踐，不過專利商標局在其《聯邦公報》上發現了與提案中30個月期限類似的國際法規《聯邦公報》第75卷31763（2010年6月4日）。雖然國際訴訟期有30或31個月的截止期限，但30個月的延后進入正常審查序列與上述期限相比到底有多近似仍不清楚。

　　值得注意的一點是，專利商標局的提案中還給予申請人自行決定權：在30個月的期間內，申請人可以決定其何時愿意支付審查費并將其申請轉移到正常辦理序列中。而且，在這一期間內，申請人還可支付一定費用，將其申請直接從慢速通道轉移到快速通道。這樣一來，在公司在資金緊張的剛起步階段可以選擇費用較低的慢速通道，而當其完成第一輪外部融資后，再將申請轉移至快速通道。

　　這項提案僅僅是一個開始，專利商標局對此認識得非常清楚，并且該部門用整個夏天收集各方意見并舉行聽證會，以對提案進行細節補充與完善，確保三軌制度可以得到更好實施。專利商標局在7月20日的聽證會以前，只收集到不到12條書面意見――這些意見全都來自個人。

　　安德里亞．多林（Andrea Doering）評論稱，這種鼓勵經濟上有余力的人借此機會跳到他人前面的做法“看起來非常近似于賄賂。”其他評論則都對快速軌道表示支持和歡迎。紐約布魯克黑文國家實驗室（Brookhaven National Laboratory）的一名暑期實習律師約翰尼．托爾奇維亞（Jonny Torcivia）建議稱，公平的原則可以通過降低小企業的費用來體現；他還提議，可以引入招投標機制，以使所有人獲得爭取優先處理權的機會。關于慢速通道，一些評論人擔心，比原來更長的待定期也意味著比原來更長的不確定期，而這也許會使第三方遭到偏見對待。對此，一條評論指出，任何第三方通過支付一定費用都可以跳出慢速通道，這將使得第三方更有興趣將這段不確定性盡早終結。

　　在專利商標局7月20日舉行的聽證會上，知識產權所有人協會主席道格．諾曼（Doug Norman）重申，其擔心推遲審查將延長競爭者的不確定期，而這將產生不良后果。而另一方面，S．坎賈洛西（S. Cangialosi）寫道，推遲進行審查應該是值得優先選擇的通道，“在支付了一定費用的前提下，只要不超過專利申請的時間上限，30個月的推遲期應該是可以再生的”。

　　以個體發明人及剛起步的小公司為客戶的從業者，通常渴求能有一些流程和手續，以便讓其客戶取得在先的專利申請日。專利商標局的慢速通道就可以幫助他們實現這一愿望：借由慢速通道，他們可以延緩支付高額的申請審查費用，并用這段時間將其產品商品化，找到投資人并打造客戶群。對于很多剛起步的公司來說，能夠向世界宣稱其在美國專利商標局有一項待定的專利申請才是最重要的事情――畢竟真正取得專利授權還是很久以后的事情。

　　為困擾了民眾許久的辦事流程帶來創新性的解決方案，美國專利商標局應該受到民眾的贊揚。看專利商標局如何應對這種贊美應該是件很有意思的事。對于某申請人來說不必要的推遲，對于其他人來說卻可能相當受歡迎，認識到這一點就已經是一種創新性的想法，這種想法將幫助美國專利系統更好的服務于各類發明人。（編譯自www.law.com）[1][2]

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