非典型侵犯商標權行為的認定
來源：尚標知識產權 發布時間：2016-12-12 02:43:00 瀏覽：3583
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一、基本案情
原告：王某(中國臺灣)
被告：北京龍祥華夏商貿有限公司(以下簡稱龍祥華夏公司)
原告訴稱：原告系“U.MA”文字及圖形組合注冊商標專用權人,核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙、大樓隔熱紙。原告將該商標許可廣州市佳尼士貿易有限公司(以下簡稱廣州佳尼士公司)在防爆膜產品上使用，該商標產品有較高的市場信譽。2008年初，原告發現被告未經許可在其銷售的汽車防爆膜產品上使用了“優瑪U.MA”商標，并在其網站上、《慧聰商情廣告》雜志的廣告上、街面廣告上將“優瑪U.MA”商標作為該公司的品牌加以宣傳，認上述行為侵犯了其享有的商標權，故訴至法院，請求判令被告：停止侵權行為，銷毀侵權產品及宣傳資料，并清除所有侵權廣告;在《北京晚報》等報刊上向原告賠禮道歉;賠償原告經濟損失50萬元;承擔本案的訴訟費用。
被告龍答辯稱：被告使用的“優瑪U.MA”商標與原告的注冊商標存在明顯區別;被告銷售的“優瑪U.MA”汽車防爆膜產品與原告注冊商標核定使用商品并非相同或類似商品;被告使用“優瑪U.MA”屬于銷售過程中的合理使用，不構成侵權;即使“優瑪U.MA”汽車防爆膜產品系侵權產品，被告作為不知情的銷售者，也不承擔賠償責任。綜上，被告未侵犯原告的注冊商標權，請求法院駁回原告的訴訟請求。
經審理查明：1997年4月21日，國家商標局核準，(臺灣省)普鈞有限公司取得了第984057號“、U.MA”注冊商標專用權，該商標核定使用商品為第17類：汽車隔熱紙，大樓隔熱紙。
2007年6月28日，經國家商標局核準，上述商標轉讓給王祥華。有效期至2017年4月20日。
商標被核準轉讓后，王祥華出具了《商標使用許可授權書》，授權書顯示：王祥華上述商標授權于廣州佳尼士公司全權使用，代理期間對一切侵害商標之行為享有代表本公司之一切法律權益。授權有效期限2015年4月20日止。
王祥華主張上述使用許可授權系獨占性使用許可授權。同時，王祥華主張廣州佳尼士公司自2000年1月1日起開始銷售“U.MA”品牌防爆膜產品。自2007年1月1日至2008年7月30日止，廣州佳尼士公司銷售總額為4 377 827.56元人民幣，毛利率為29%。
2007年11月29日，王祥華以“江蘇泰州名車之旅”的名義從龍祥華夏公司購買了防爆膜產品。在王祥華向本院提交的產品實物外包裝上標注有“優瑪TM U.MA汽車防爆膜”、“NAME：金墨綠”、“ROLL NO:CA-3000”、“SIZE：1.52m×12m”“MADE IN U.S.A.”等字樣，該防爆膜上印有“U.MA CA-300031”字樣。
龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿易有限公司(以下簡稱北京佳尼士公司)處購進涉案被控侵權防爆膜產品共4卷，進貨價格合計4950元，產品已全部售出，銷售價格為7400元。
廣州佳尼士公司將注冊于美國商標局分類第2793683號“優瑪 U.MA”之商標授權于北京佳尼士公司全權使用，代理期間對一切侵害商標之行為享有代表本公司之一切法律權益。授權有效期限2008年12月31日止。
王祥華對上述授權書的真實性予以確認，主張王祥華同時擁有在美國注冊的第2793683號“U.MA”文字及箭頭圖形組合注冊商標。王祥華主張廣州佳尼士公司于2007年7月取消了對北京佳尼士公司的商標使用許可授權，并自2007年8月1日起停止向北京佳尼士公司供貨。
二、法院處理結果
北京市二中院依照《民法通則》第一百三十四條第一款第(一)項、第(七)項、《商標法》第五十二條第(五)項、第五十六條的規定，判決：一、龍祥華夏公司自本判決生效之日起，在經營過程中停止將“優瑪U.MA”作為其“旗下品牌”予以宣傳的涉案侵權行為;二、龍祥華夏公司自本判決生效之日起十日內，賠償王某經濟損失二千元人民幣;三、駁回王某的其他訴訟請求。判決作出后，雙方均未提起上訴。
三、案件評析
本案看似是一起簡單的、僅僅針對銷售商提起的侵犯商標專用權的糾紛，但卻至少涉及了以下三個重要的問題：(1)對于在《類似商品和服務區分表》中沒有具體列明的商品，如何確定商品類別的類似;(2)對于僅僅針對銷售商提起的侵權訴訟，要充分考慮到作為案外人的產品制造者可能提出的抗辯事由，避免作出錯誤的侵權判定;(3)對于我國商標法中明確規定的典型侵權行為之外的行為，如何判斷是否構成對注冊商標專用權的侵犯。
(一)被告銷售的汽車防爆膜產品是否是侵犯原告商標權的商品王某經商標局核準，受讓取得“U.MA”文字及圖形組合注冊商標，其所享有的注冊商標專用權應受到我國法律保護。
本案中，王某主張龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標權的汽車防爆膜產品。因此，要判斷上述主張是否成立，要從以下三個方面進行：第一，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產品與王某涉案注冊商標核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品。第二，龍祥華夏公司銷售的產品上使用的商標與王某的涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊商標是否構成相同或者近似。第三，在涉案汽車防爆膜產品上使用“優瑪U.MA”、“U.MA”標識的行為是否經過了商標注冊人的許可。
在司法實踐中，法院在判斷侵權成立與否時，判斷的順序一般是“商品類別是否相同或類似”→“商標是否相同或近似” →“被告的使用行為是否獲得了許可或有其他合理事由”。
(1)龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產品與王某涉案注冊商標核定使用的商品是否為同一種商品或者類似商品
一般而言，在確認兩種商品是否為相同或類似產品時，《類似商品和服務區分表》可以作為判斷商品是否類似的參考，但不是判斷類似的唯一參考標準。如果當事人提出與《類似商品和服務區分表》的劃分不一致的關于商品類似或者不類似的證據的，應當根據當事人提供的證據予以認定，否則應當參考《類似商品和服務區分表》認定商品是否類似。
本案中，被告明確其所銷售商品的名稱為“汽車隔熱膜”，王某主張汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙為同一商品，龍祥華夏公司主張汽車隔熱紙和汽車隔熱膜為同一商品，但汽車隔熱膜和汽車防爆膜非同一商品。因此，可以確定，“汽車隔熱紙”和“大樓隔熱紙”應指在用途上不同的兩種產品，而在判斷被控侵權產品的類別時，應將“汽車隔熱膜”與“汽車隔熱紙”相比較。而“汽車隔熱膜”、“汽車隔熱紙”這兩個商品名稱，在《類似商品和服務區分表》中均未出現，因此，無法確定商品類別的近似。
鑒于龍祥華夏公司在其經營的網站上介紹其銷售的汽車防爆膜產品時，同時使用了多種稱謂，故可以認定，汽車防爆膜、汽車隔熱防爆膜、汽車隔熱膜、汽車隔熱紙系同一商品的不同稱謂，龍祥華夏公司銷售的汽車防爆膜產品與王某涉案商標所核定使用的商品汽車隔熱紙屬同一商品。
(2) “U.MA”文字及圖形組合注冊商標是否構成相同或者近似
在判斷商標近似時應當以對相關商品具有一般性的知識、經驗的相關公眾在選購商品時所施加的普通注意程度為標準。鑒于商標的主要部分影響相關公眾對商標的整體印象，因此在判斷商標是否近似時應當以整體比對方法為主，并輔之以主要部分對比方法。文字及圖形組合商標有下列情形之一，足以造成相關公眾混淆、誤認的，可以認定為近似商標：(1)商標整體近似的;(2)商標文字相同或者近似的;(3)商標文字不同，但圖形相同或者近似的;(4)可以判定為近似組合商標的其他情形。
本案中，王某享有商標權的“U.MA”文字及圖形組合注冊商標中，具有呼叫功能、起到根本區別作用的部分為“U.MA”文字，因此，“U.MA”文字應為該商標的實質部分，龍祥華夏公司銷售的產品上使用了“優瑪U.MA”、“U.MA”標識，盡管在漢字簡繁體的區別，但二商標的主要文字內容相同，故應認定，兩商標文字及圖形組合注冊商標相近似。
(3)在涉案汽車防爆膜產品上使用“優瑪U.MA”、“U.MA”標識的行為是否經過了商標注冊人的許可
在司法實踐中有很多案件，權利人沒有起訴侵權產品的制造者，而是選擇直接起訴侵權產品的銷售者，甚至是零售者。從法理上講，侵權產品的制造者和銷售者各自獨立實施了不同的侵犯知識產權的行為，其應分別按照相關的法律規定承擔各自的侵權責任，因此，在一般情況下，侵權產品的制造者和銷售者并非侵犯知識產權案件的必要共同被告，權利人在行使訴權時，可以選擇將二者作為共同被告起訴，也可以選擇單獨起訴其中之一。
但是從司法實踐的角度講，作為侵權產品的制造者，在侵權抗辯事由的提出方面，具有產品銷售者無法相比的能力和積極性，而作為產品的銷售者或者零售商，其一般只關注于產品合法來源的問題，對于侵權比對和其他侵權抗辯事由的提出，大都采取較為消極的態度。
本案中，可以確認龍祥華夏公司銷售的涉案汽車防爆膜產品與王某提供的廣州佳尼士公司生產的汽車防爆膜產品存在差異，但龍祥華夏公司向法院出具了北京佳尼士公司提供的《商標使用許可授權書》復印件，根據該授權書記載的內容，廣州佳尼士公司授權北京佳尼士公司全權使用“優瑪 U.MA”商標，雖然上述授權書存在以下瑕疵：該授權書載明的商標系美國商標，根據王某當庭的陳述，王某享有的美國商標與該授權書中的“優瑪 U.MA”存在出入。但考慮到本案中王某授權廣州佳尼士公司使用涉案“U.MA”文字及圖形組合注冊商標的《商標使用許可授權書》中，亦使用了“優瑪U.MA”的不規范寫法，同時，考慮到王某與廣州佳尼士公司的商標使用許可授權關系、廣州佳尼士公司與北京佳尼士公司的母子公司關系等因素，在廣州佳尼士公司、北京佳尼士公司均不是本案當事人的情況下，法院依據王某在本案提供的現有證據，無法判定龍祥華夏公司向法院出具的北京佳尼士公司提供的《商標使用許可授權書》的效力，亦無法判定龍祥華夏公司銷售的、標注有“優瑪U.MA”、“U.MA”標識的汽車防爆膜產品是侵犯王某“U.MA”文字及圖形組合注冊商標專用權的商品。綜上，王某提出龍祥華夏公司銷售了侵犯其商標權的汽車防爆膜產品，應承擔相應侵權責任的訴訟主張，依據不足，法院不予支持。
(二)被告涉案廣告宣傳行為是否構成侵權
關于王某主張龍祥華夏公司在多個廣告上將“優瑪U.MA”商標作為該公司的品牌加以宣傳的問題。我國《商標法》第五十二條第(一)項至第(四)項明確列舉了侵犯他人注冊商標專用權的典型侵權行為，同時第(五)項規定，“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”行為，也可以認定為侵犯注冊商標專用權的行為。那么，人民法院作出這種認定的法理依據又是什么呢?
對于知識產權的各種專門法，學術界和司法實踐界一直都存在法定主義和一般條款的觀點分歧。以《商標法》為例，筆者認為，首先，侵權行為的方式和手段在不斷發生變化，如果在適用《商標法》時嚴格采取法定主義的觀點，不利于保護商標專用權。其次，鑒于包括《商標法》在內的各種知識產權專門法，都兼有公法和私法的雙重屬性，對現行規定宜采取“有限的一般條款”的理解。即在依據《商標法》進行行政處罰時，采取法定主義的觀點;在侵犯商標權行為的民事責任時，采取一般條款的觀點。就侵犯商標權行為的民事性質而言，其是一種侵權行為。我國民法對于侵權行為的規定不實行法定主義，即除法律規定的典型侵權行為外，沒有規定的侵權行為也可以根據侵權法的一般規定認定和處理。因此，對我國《商標法》沒有明確規定的行為，法院亦可按照《商標法》的原則性規定認定為侵犯商標權的行為，并追究其民事責任。然而，《商標法》五十二條雖然明確規定了“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”行為也可能構成侵犯商標權的行為，但并沒有能夠明確確定侵權行為的主體是司法機關還是行政執法機關，在第五十三條中關于權利人在商標權受到侵害時可采取自行協商、申請行政查處、尋求司法救濟的措施時，也沒有具體區分該侵權行為是第五十二條第(一)項至第(四)項列明的典型侵權行為，還是第五十二條第(五)項規定的非典型侵權行為，應該說，這是我國商標立法的一個小的缺憾。
另外，本案中，龍祥華夏公司作為涉案防爆膜產品的銷售者，可以在經營過程中向公眾介紹其銷售的產品的商標等信息，但不應在使用商標時，使消費者對于該商標的權利人與該產品的銷售者之間產生混淆或誤解。現龍祥華夏公司在廣告上，將與王某擁有商標權的“U.MA”文字及圖形組合注冊商標相近似的“優瑪U.MA”商標作為其“旗下品牌”予以宣傳，易使消費者誤認為龍祥華夏公司系“優瑪U.MA”商標的專用權人，進而對“U.MA”文字及圖形組合注冊商標的歸屬狀況產生誤解。因此，龍祥華夏公司的上述行為，給王某的涉案注冊商標專用權造成了損害，可以認定為我國《商標法》第五十二條第(五)項所規定的行為，是侵犯王某享有的注冊商標專用權的行為，應承擔相應的侵權責任。王某還主張龍祥華夏公司在其網站上將“優瑪U.MA”商標作為該公司的品牌加以宣傳，鑒于該網站的內容明確標明了“優瑪U.MA”商標是龍祥華夏公司的代理品牌，龍祥華夏公司使用“優瑪U.MA”商標的行為旨在介紹、宣傳其銷售的帶有上述標識的防爆膜產品，故王某的上述主張缺乏依據，不應予以支持。
對于法院判令停止侵權的表述問題，在很多判決主文的表達中，都表達為“停止涉案侵犯原告商標權的行為”，但鑒于本案認定的侵犯商標權的行為，是依據我國《商標法》第五十二條第(五)項認定的非典型侵權行為，因此，在主文表達上，法院應盡量明確將該侵權行為予以描述，以增強判決的可執行性，本案中，法院的表述為：“北京龍祥華夏商貿有限公司自本判決生效之日起，在經營過程中停止將‘優瑪U.MA’作為其‘旗下品牌’予以宣傳的涉案侵權行為”。
關于龍祥華夏公司應賠償王某的經濟損失的數額問題，本案中可供法院參照的因素為：(一)王某主張上述使用許可授權系獨占性使用許可授權。(二)龍祥華夏公司主張自2007年9月至11月，其自北京佳尼士貿易有限公司處購進涉案被控侵權防爆膜產品共4卷，應該說，上述因素雖然能夠使法院對于原告的損失和被告的獲利情況有一個初步的了解，但上述數據均為當事人的單方陳述，證據效力較弱，此外，如何確定涉案的宣傳行為給原告造成的經濟損失的數額，或者確定該行為使得被告獲得利益的數額，都是非常困難的事。但是，總體上說，鑒于本案認定的侵犯商標權的行為是一種非典型侵權行為，賠償數額不宜過高，故法院綜合酌定被告賠償原告經濟損失2000元，是適當的。
文章標簽: 商標權
