評案說法‖商標侵權(quán)與涉商標不正當競爭行為的界分
來源：《中華商標》雜志 發(fā)布時間：2016-01-28 06:10:00 瀏覽：4930
案 情
原告霍尼韋爾國際公司系“GARRETT”、“Garrett 蓋瑞特”商標的專用權(quán)人。被告童某系“蓋里特”商標的注冊人，被告蓋里特公司系童某投資設(shè)立的一人有限責任公司。被告蓋里特公司不僅未經(jīng)授權(quán)在其生產(chǎn)、銷售的增壓器上標注與原告的商標相同和相似的“GERRITT”、“CARRETT”、“GAREETT”標識，還在未核準使用的汽車渦輪增壓器上使用“蓋里特”商標，且故意在產(chǎn)品及包裝上使用未注冊的“Gerritt 蓋里特”組合商標，并突出“Gerritt”字樣。此外，蓋里特公司使用域名為w w w.gerritt.com.cn的網(wǎng)站進行經(jīng)營活動，該域名中的g e r r i t t，無論從文字還是發(fā)音，都與原告的GARRETT商標近似，上述行為侵犯了原告的商標專用權(quán)。而且被告蓋里特公司企業(yè)名稱中的“蓋里特”文字，與原告商標構(gòu)成近似，構(gòu)成不正當競爭。被告韓某銷售了涉案產(chǎn)品。為此，原告訴至法院，請求判令：1、三被告停止侵權(quán)行為;2、被告蓋里特公司變更企業(yè)名稱，不得使用“蓋里特”文字并停止使用gerritt.com.cn域名;3、三被告賠償原告經(jīng)濟損失人民幣50萬元。
法院經(jīng)審理認為，被告蓋里特公司在類似商品上使用與原告相似的商標，侵犯了原告的商標專用權(quán)。被告蓋里特公司惡意注冊和使用域名進行類似商品交易，引起相關(guān)公眾誤認的行為，亦構(gòu)成對原告注冊商標專用權(quán)侵害。被告蓋里特公司在明知原告商標享有較高知名度的情況下，仍以臆造文字“蓋里特”登記注冊企業(yè)名稱，造成相關(guān)公眾誤認為兩者之間具有特定關(guān)系，有損于公平的市場競爭秩序，構(gòu)成對原告的不正當競爭。鑒于被告童某未舉證證明蓋里特公司的財產(chǎn)獨立于其個人財產(chǎn)，其應當對被告蓋里特公司債務承擔連帶責任。被告韓某明知蓋里特公司的有關(guān)“Gerritt”標識涉及侵權(quán)，但仍然予以銷售，故其行為亦侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)。鑒于原告因被告方的侵權(quán)行為所遭受的損失及被告因侵權(quán)所獲得的利益均難以確定，故綜合各被告的侵權(quán)情節(jié)、性質(zhì)、持續(xù)時間、后果以及原告商標的知名度和原告為制止被告侵權(quán)行為的合理開支等因素酌情確定賠償數(shù)額。據(jù)此，判決：三被告于本判決生效之日起停止對原告注冊商標的侵害行為;被告上海蓋里特公司應于本判決生效之日起停止使用gerritt.com.cn域名，申請變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有“蓋里特”文字，賠償原告包括合理調(diào)查費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失人民幣48萬元;被告童某對被告上海蓋里特公司的上述賠償款項承擔連帶責任;被告韓松賠償原告包括合理調(diào)查費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失人民幣2萬元。
一審宣判后，當事人均未上訴。
評 析
關(guān)于《反不正當競爭法》與《商標法》等知識產(chǎn)權(quán)法之間的關(guān)系，知識產(chǎn)權(quán)界將其形象地比喻為《商標法》、《專利法》、《著作權(quán)法》等知識產(chǎn)權(quán)法好比浮在海面上的冰山，《反不正當競爭法》則是托起冰山的海水。《商標法》等知識產(chǎn)權(quán)法無法調(diào)整的領(lǐng)域，由《反不正當競爭法》來補充和兜底。也就是說，《商標法》等知識產(chǎn)權(quán)法與《反不正當競爭法》之間是特殊法與一般法的關(guān)系。但在司法實踐中，某些侵權(quán)行為究竟屬于侵犯商標專用權(quán)還是不正當競爭，并非涇渭分明。本案中被告即實施了多種侵權(quán)行為：其一，在相同商品上使用與原告注冊商標相似的商標;其二，在被告的網(wǎng)站域名中使用了與原告注冊商標相似的標識;其三，在被告的企業(yè)名稱中使用了與原告注冊商標相似的名稱。在相同商品上使用與原告注冊商標相似的商標應屬侵犯商標專用權(quán)，并無爭議;但是后兩種侵權(quán)行為的性質(zhì)判定，則需要借助商標法中商標使用的概念在商標侵權(quán)與不正當競爭之間進行區(qū)分。被告在網(wǎng)站域名中使用了原告的相似商標，并且從事了相關(guān)的商品交易，屬于在商標意義上使用，構(gòu)成侵犯商標專用權(quán);被告在企業(yè)名稱中使用了原告的相似商標，并未突出使用，不是商標意義上的使用，雖然不構(gòu)成侵犯商標專用權(quán)，但由于被告主觀上存在惡意，客觀上容易導致消費者混淆誤認，應認定為構(gòu)成不正當競爭。
一、商標法意義上的使用是界定商標侵權(quán)的前提
商標的生命在于使用。對于商標權(quán)人，作為商標使用可以使商標的顯著性從無到有，從弱到強，可以使注冊商標得以維系并不斷知名;對于司法實踐，作為商標使用則是判斷特定的行為是否構(gòu)成侵犯商標專用權(quán)、區(qū)分商標侵權(quán)和不正當競爭行為的重要判準。
所謂作為商標使用，是指所使用的與他人注冊商標相同或者相似的標識，具有指示其商品或者服務來自注冊商標所有人或者與其有關(guān)聯(lián)的作用。被控侵權(quán)行為是否限于“商標使用”行為，即是否只有作為商標使用的行為，才可以認定構(gòu)成商標侵權(quán)行為，尚有爭議。有觀點認為：“商標權(quán)是對于商標及其所代表的商譽所享有的權(quán)利，商標所承載的商譽，系通過商標的使用而獲得，一件已經(jīng)注冊但從來沒有使用過的商標，很難稱為財產(chǎn)權(quán)意義上的商標權(quán)，商標權(quán)的保護范圍以及商標侵權(quán)的認定標準，都是由商標所承載的商譽決定的，市場上的經(jīng)營者使用與他人商標相同或者近似的文字或圖形，只要沒有構(gòu)成商標意義上的使用，沒有盜用該商標所體現(xiàn)的商譽，或者沒有造成消費者混淆的可能性，就不會侵犯他人的商標權(quán)。”[1]相反觀點則認為：“如果將商標侵權(quán)條款以商標性使用作為條件，則99%的非商業(yè)性使用都將被排除在商標侵權(quán)的范圍之外，就沒有必要再引用憲法上的言論自由作為抗辯，《歐共體商標指令》第5條第5款沒有將“在商業(yè)上使用”作為商標侵權(quán)的條件，是一個天大的錯誤。”[2]
在西方國家的商標法實踐中，早期有些案例沒有考慮被告的行為是否構(gòu)成商標性使用，并最終認定被告的行為是商標侵權(quán)行為。比如，在英國法院審理的Ar senal v.Reed案中，阿森納(Ar s e n a l)足球俱樂部在運動服和運動鞋等商品上注冊了“ A r s e n a l ” 、“ArsenalGunners”商標，被告Reed公司在阿森納足球俱樂部體育場的周邊銷售帶有“Arsenal”標識的足球紀念品，阿森納公司以Re e d公司侵犯了其商標權(quán)為由，將Reed公司起訴至法院。英國高等法院的法官認為，被告使用“Arsenal”標識是為了表達“支持、忠誠和依附”的意思，而不是為了識別區(qū)分商品的來源，這不屬于商標性使用，故被告的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。為慎重起見，英國高等法院將該案提交歐洲法院。歐洲法院認為，在該案之前，認定商標侵權(quán)是否要以成立商標性使用為前提，尚無定論;劃分商標性使用行為與非商標性使用行為對處理該案意義不大，商標權(quán)作為一種財產(chǎn)權(quán)，使得商標權(quán)人有權(quán)禁止損害其商標功能的使用行為。[3]
我國《商標法》及相關(guān)條例、司法解釋也對商標使用以及構(gòu)成商標侵權(quán)行為的“使用”進行了規(guī)定和列舉。起初，我國《商標法實施條例》第三條規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。”該規(guī)定給人的理解是“只要是用了人家的商標，不管怎么用，都算是使用。”[4]為此，2013年修正的《商標法》第48條專門對此做了進一步完善，即規(guī)定：“本法所稱商標使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”《商標法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：(一)未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;(二)未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者相似的商標，容易導致混淆的;……(七)給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的。”《商標法實施條例》第76條規(guī)定：“在同一種商品或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，屬于商標法第五十七條第二項規(guī)定侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。”根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《商標解釋》)第一條第(一)項、第(三)項的規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的;將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于給他人注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為。
從以上規(guī)定可以看出，我國《商標法》對商標使用的規(guī)定是有特殊含義的，并不是任何對他人商標的使用行為都屬于商標法調(diào)整的范圍，只有在識別商品或服務來源意義上使用商標的行為才屬于商標法意義上的商標使用。因此，商標法中的商標使用應當起到標識商品來源的作用。即使使用人在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的標識，但如果這些標識不具有區(qū)分商品來源的作用，便不會侵害商標權(quán)人的商標權(quán)。[5]當然，我國商標法規(guī)定的商標使用行為的外延并不是狹義的，即不僅指在相同商品或者類似商品上使用與他人注冊商標相同或者近似的商標，還包括用于商品名稱、裝潢、突出使用字號等具有指示商品來源作用的使用。考慮到《商標法》與《反不正當競爭法》之間的協(xié)調(diào)，我國并沒有像歐盟法院的做法那樣，將第三人未經(jīng)許可的商標使用，都納入到商標侵權(quán)的范疇，而是將那些雖然使用了他人的注冊商標，但并不是作為商標意義上使用的行為，歸到《反不正當競爭法》的調(diào)整范疇。
二、非商標性使用可能構(gòu)成不正當競爭
實踐中，比較有爭議的是域名及企業(yè)名稱中使用他人的商標，究竟應認定為侵犯商標專用權(quán)還是不正當競爭。
(一)域名中使用他人注冊商標的司法判定
最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《域名解釋》)第四條規(guī)定：“人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應當認定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當競爭：(一)原告請求保護的民事權(quán)益合法有效;(二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標的復制、模仿、翻譯或者音譯;或者與原告的注冊商標、域名等相同或者相似，足以造成相關(guān)公眾的誤認;(三)被告對該域名或者其主要部分不想有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當理由;(四)被告對該域名的注冊、使用具有惡意。結(jié)合《商標解釋》有關(guān)域名侵犯商標專用權(quán)的規(guī)定，可以看出，如果被告在域名中使用了他人的注冊商標，并且從事了相關(guān)商品交易的電子商務，此種情況下可以視為被告是在“商標意義上的使用”，進而構(gòu)成侵犯商標專用權(quán);如果被告在域名中使用了他人的注冊商標，但是在該域名之下并沒有進行相關(guān)商品交易，此時不能視被告的使用行為是在商標意義上的使用。如果被告滿足《域名解釋》規(guī)定的四項條件，應認定為構(gòu)成不正當競爭。因此，在涉及域名侵犯商標權(quán)糾紛時，《域名解釋》與《商標解釋》有關(guān)域名的規(guī)定是有適用順序的，即首先應判斷域名中商標的使用是否滿足侵犯商標專用權(quán)的條件;如果不滿足，則判斷是否構(gòu)成不正當競爭。
本案中， 被告蓋里特公司備案登記的域名“g e r r i t t.c om.c n”與原告的注冊商標“GARRETT”構(gòu)成近似，被告蓋里特公司通過該域名進行與原告同類的相關(guān)渦輪增壓器產(chǎn)品的電子商務，易造成相關(guān)公眾產(chǎn)生與原告商品的混淆，也會誤導網(wǎng)絡用戶訪問其網(wǎng)站。因此，按照《商標解釋》的規(guī)定，其構(gòu)成侵犯商標專用權(quán)。
(二)企業(yè)名稱中使用他人注冊商標的司法處理
企業(yè)名稱和商標雖然都是一種商業(yè)標識，但是二者的功能是不同的。企業(yè)名稱的作用在于將不同商品或者服務的提供者區(qū)別開來;商標的作用在于識別不同的商品或者服務本身。由于二者的異質(zhì)性，企業(yè)名稱不屬于商標法的調(diào)整范圍。實踐中的企業(yè)名稱侵犯商標專用權(quán)糾紛，一般表現(xiàn)為企業(yè)名稱中的字號與他人注冊商標相同或者相似，并且侵權(quán)人突出使用該字號。此種突出使用字號的方式，在消費者看來，實際上已經(jīng)使字號與企業(yè)名稱本身在某種程度上發(fā)生分離，進而起到商標的作用。因此，《商標解釋》將企業(yè)名稱中突出使用字號的情形納入商標法的調(diào)整范圍，即突出使用字號的仍然認定為侵犯商標專用權(quán)。如果企業(yè)名稱中的字號雖然與他人的注冊商標相同或者相似，但是并不是突出使用，而是正常使用，由于此時其并不具有識別商品或者服務作用，而是識別不同的市場主體，并不是在商標意義上使用，因此，不能認定為侵犯商標專用權(quán)。如果正常使用企業(yè)名稱仍然可能導致社會公眾混淆誤認，被告主觀上又具有惡意的話，可以適用《反不正當競爭法》的一般條款，認定此種行為違反了誠實信用原則，構(gòu)成不正當競爭。《商標法》第五十八條亦對此進行了明確，即“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾，構(gòu)成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。”
本案中， 被告蓋里特公司在明知原告的“Garrett 蓋瑞特”商標在同行業(yè)中享有較高知名度的情況下，仍以臆造文字“蓋里特”登記注冊其企業(yè)名稱，被告蓋里特公司對此的解釋是，“蓋里特”三字組合易使人覺得其像是一家國外企業(yè)，由此，事實上被告蓋里特公司在登記注冊其企業(yè)名稱時，就已有冀希于相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認，攀附原告商標良好聲譽，造成相關(guān)公眾產(chǎn)生兩者經(jīng)營主體之間具有特定關(guān)系的聯(lián)想，混淆商品來源的主觀故意。故該登記注冊“蓋里特”為企業(yè)字號的行為本身已與誠實信用、公平競爭的原則相悖，具有主觀上的過錯。因此即便被告蓋里特公司是規(guī)范使用其企業(yè)名稱，不會構(gòu)成侵犯商標專用權(quán)，但由于被告的行為有損于公平的市場競爭秩序，會導致消費者混淆誤認，構(gòu)成對原告的不正當競爭。
綜上，商標侵權(quán)行為與涉商標不正當競爭行為區(qū)分的關(guān)鍵在于被控侵權(quán)行為是否屬于商標法意義上的商標使用。如果被控侵權(quán)行為不屬于商標性使用，不構(gòu)成商標侵權(quán)，但非商標使用并不必然是正當使用，如果符合不正當競爭的構(gòu)成要件，仍可能構(gòu)成不正當競爭。
文章標簽: 商標侵權(quán)
