短語、口號商標(biāo)審查評審規(guī)則實例

來源：《中華商標(biāo)》雜志    發(fā)布時間：2016-08-12 06:27:00　　瀏覽：3321

“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”商標(biāo)

申請人美國薩澳公司 (SAUER, INC.)于2000年9月14日在國際分類第12類 “ 陸地車輛用液壓泵”等商品上向商標(biāo)局提出純英文商標(biāo)(以下稱申請商標(biāo))的注冊申請。經(jīng)審查，商標(biāo)局認為， 該商標(biāo)譯為 “確實有重大關(guān)系的東西在里面”，類似廣告宣傳用語，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，不具有識別特征。依據(jù)2001年10月 27日修改前的 《中華人民共和國商標(biāo)法》 第七條及第十七條的規(guī)定，以(2001)標(biāo)審(二) 駁字第3055號商標(biāo)核駁通知書駁回了該商標(biāo)的注冊申請，不予公告。

申請人不服商標(biāo)局的駁回決定，于2001年7月 27日向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。申請人稱，商標(biāo)局將申請商標(biāo)翻譯為“確實有重大關(guān)系的東西在里面”屬于嚴重的誤譯。申請商標(biāo)的正確含義應(yīng)為“內(nèi)涵最重要”，該含義并沒有反映出指定商品的內(nèi)部成份，也沒有反映出內(nèi)部成份的重要性。因此，將申請商標(biāo)認定為一個廣告用語是不能成立的。同時，申請商標(biāo)采用了短句的設(shè)計形式，這在商標(biāo)設(shè)計中并不常見，也很少出現(xiàn)在市場生活中， 因而消費者會被這種獨特的設(shè)計方式吸引并留下深刻的印象。 而且， 申請商標(biāo)已在澳大利亞及美國等國家獲準注冊， 在中國也有以短句作為商標(biāo)在其他類商品上成功注冊的先例。因此， 申請商標(biāo)并沒有違反 《中華人民共和國商標(biāo)法》 的有關(guān)規(guī)定， 應(yīng)當(dāng)給予注冊。

依據(jù)《商標(biāo)評審規(guī)則 》第三十條規(guī)定，商標(biāo)評審委員會于2003年11月組成合議組， 對本案依法進行了審理。經(jīng)合議組評議，商標(biāo)評審委員會認為，申請商標(biāo)不應(yīng)翻譯為 “確實有重大關(guān)系的東西在里面”， 而應(yīng)該譯為“內(nèi)涵最重要”。申請商標(biāo)指定使用在第12類陸地車輛用液壓泵等商品上， 并沒有直接表示指定商品的內(nèi)部成份或已成為指定商品上的常用行業(yè)詞匯， 且鑒于目前尚無證據(jù)證明申請商標(biāo)已成為行業(yè)用語或常用的廣告用語，因此該商標(biāo)能夠起到區(qū)分商品來源的作用，具備應(yīng)有的顯著性。綜上 ，申請商標(biāo)可 以準予初步審定并公告。依據(jù)《商標(biāo)法》第二十七條及第三十二條規(guī)定 ， 商標(biāo)評審委員會于2004年3月17日做出《“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE” 商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》(商評字[2004]第0634號)，決定：申請人在第12類陸地車輛用液壓泵等商品上申請注冊的“WHAT REALLY MATTERS ISINSIDE”商標(biāo)，予以初步審定并公告，并移交商標(biāo)局辦理初步審定及公告事宜。 根據(jù)該決定， 商標(biāo)局已于2004年5月21日初步審定并公告了該商標(biāo)的注冊申請，并于2004年8月21日予以核準注冊并公告(分別見928期 、940期《商標(biāo)公告》 第2019224號)。

“MAKES PEOPLE LISTEN”商標(biāo)

申請人瑞典羅夫公司(LLW OF SWEDEN AB)于2001年6月1日在國際分類第9類“錄音器具、聲音傳送器具”等商品上向商標(biāo)局提出“MAKES PEOPLE LISTEN” 純英文商標(biāo)( 以下稱申請商標(biāo))的注冊申請。經(jīng)審查，商標(biāo)局認為，該商標(biāo)的中文含義為“使人們傾聽”，屬非獨創(chuàng)性廣告宣傳用語，用作商標(biāo)缺乏顯著性。依據(jù)2001年 10月27日修改前的《中華人民共和國商標(biāo)法》第七條、第十七條規(guī)定，商標(biāo)局以 (2001)標(biāo)審(二) 駁字第6572號商標(biāo)核駁通 知書駁回了該商標(biāo)的注冊申請，不予公告。

申請人不服商標(biāo)局的駁回決定，于2001年11月20日向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。申請人稱，申請商標(biāo)文字“MAKES PEOPLE LISTEN”短小易記，易于識別，對指定商品及內(nèi)容無任何描述性，請求核準申請商標(biāo)注冊。依據(jù) 《商標(biāo)評審規(guī)則》第三十條規(guī)定，商標(biāo)評審委員會于2004年2月組成合議組，對本案依法進行了審理。經(jīng)合議組評議，商標(biāo)評審委員會認為，雖然申請商標(biāo)“MAKES PEOPLE LISTEN”可譯為“使人們傾聽”，但其指定使用在第9類錄音器具等商品上，并不是僅僅直接描述商品功能、用途及其他特點的字詞，目前也沒有證據(jù)證明該短語已經(jīng)成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語。因此，申請商標(biāo)使用在錄音器具等商品上，能夠起到區(qū)別商品來源的作用，具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，可以予以初步審定。依據(jù)《商標(biāo)法》第二十七條、 第三十二條規(guī)定，商標(biāo)評審委員會于2004年7月14日作出《 “MAKES PEOPLE LISTEN” 商 標(biāo)駁回復(fù)審決定書》(商評字[2004]第3365號)， 決定： 申請人在第9類錄音器具等商品上申請注冊的“MAKES PEOPLE LISTEN”商標(biāo)，予以初步審定并公告，并移交商標(biāo)局辦理初步審定及公告事宜。根據(jù)該決定，商標(biāo)局已于2004年9月14日初步審定并公告了該商標(biāo)的注冊申請，并于2004年12月14日予以核準注冊并公告(分別見943期 、 955期 《商標(biāo)公告》第2023411號)。

上述兩個商標(biāo)的審查、評審實例，均涉及短語或者口號是否具備顯著性從而能否作為商標(biāo)予以注冊的判斷問題。 商標(biāo)局于1994年12月修訂的《商標(biāo)審查準則 》中，曾規(guī)定：“非獨創(chuàng)性的廣告用語，缺乏顯著特征，不具備商標(biāo)識別作用; 但獨創(chuàng)的且非流行的短語不受此限。”2001年底，商標(biāo)局又制定了專門的《短語、句子作為商標(biāo)的審查標(biāo)準》，對短語、句子作商標(biāo)的各種類型進行了分析和列舉，但審查時應(yīng)遵循的基本原則仍是 《商標(biāo)審查準則》中規(guī)定的內(nèi)容。在審查實踐中，如何認定申請注冊的短語或口號屬于獨創(chuàng)性的、且未成為流行用語， 這一點對于審查人員來說，恐怕十分困難。多數(shù)審查員認為，作為商標(biāo)申請注冊的短語、口號常常對指定使用的商品或服務(wù)具有一定程度上的描述性( 不管是直接的或間接的)，或者雖與指定使用的商品或服務(wù)無關(guān)，但表達的是企業(yè)在經(jīng)營理念上的主張或追求，消費者通常不會把短語或口號看作商標(biāo)來區(qū)分不同的商品生產(chǎn)者或服務(wù)提供者，也就是說短語或口號先天就缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，因此，對于短語、口號類的商標(biāo)注冊申請， 在沒有其他可資考慮的因素時，通常會選擇駁回。雖 然2001年修正的 《商標(biāo)法》 第十一條第二款增加了關(guān)于缺乏顯著特征的標(biāo)志“經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的， 可以作為商標(biāo)注冊”的新規(guī)定，但該規(guī)定在商標(biāo)實質(zhì)審查階段如何適用，一直沒有定論。加上申請人在提出短語、口號類的商標(biāo)注冊申請時，很少主動聲明所申請的短語、 口號已經(jīng)通過使用產(chǎn)生了顯著特征，所以，審查員也不會主動考慮適用前述新規(guī)定對申請商標(biāo)進行審查。 因此， 到目前為止，短語、 口號類的商標(biāo)注冊申請在商標(biāo)局的實質(zhì)審查階段往往被駁回。

當(dāng)然，例外的情況也有。而且，商標(biāo)局內(nèi)不同審查員對于同一短語、口號商標(biāo)的注冊申請的審查結(jié)論有時也并不完全一致。例如，日本奧林巴斯株式社(OLYMPUS CORPORATION)于2003年3月4日分別在國際分類第9類、第10類“照相機、數(shù)碼相機”、“醫(yī)療用內(nèi)窺鏡、生物顯微鏡”等商品上申請注冊的“Your Vision , Our Future ”(中文含義為“您的想象, 我們的未來”)商標(biāo)即通過了商標(biāo)局的實質(zhì)審查，獲準初步審定并公告，現(xiàn)已注冊生效。指定使用于“廣告、廣告設(shè)計、進出口代理”等服務(wù)項目上的“抓住它，別讓它輕飛走”、指定使用于“電子防盜裝置、防盜報警器”等商品上的“男人在家的感覺”兩個商標(biāo)注冊申請也通過了商標(biāo)局的實質(zhì)審查，獲準初步審定并公告。而美國伊士曼柯達公司(EASTMAN KODAK COMPANY)于2002年11月12日分別在國際分 類第40類“照相加工處理服務(wù)、照相底片沖洗”等服務(wù)、第16類“照片、影集”、第9類“攝影設(shè)備和儀器”、 第1類“未曝光感光膠片、相紙”等商品上申請注冊的“SHARE MOMENTS, SHARE LIFE”( 中文含義為“分享瞬間，分享生活”) 商標(biāo)則遭遇到兩種結(jié)果， 前兩個類別的注冊申請獲準初步審定并公告， 而后兩個類別的注冊申請被駁回。由此說明，一方面，近幾年里商標(biāo)局對短語、口號類商標(biāo)注冊申請的實質(zhì)審查所掌握的標(biāo)準有放寬的趨勢，即只要短語、口號屬獨創(chuàng)的且未成為流行用語的，即可以準予初步審定并公告; 另一方面， 商標(biāo)局的眾多審查員對此問題還沒有形成比較統(tǒng)一的意見， 以至于做出的審查結(jié)論有時會截然相反。

短語、口號類商標(biāo)的注冊申請被商標(biāo)局駁回后，同樣可以向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。正如本文開頭的兩個案例中顯示的那樣，商標(biāo)評審委員會在審查短語、口號類商標(biāo)的顯著性時，著重審查的是該短語、口號是否僅僅直接表示或描述了指定商品的內(nèi)部成分、功能、用途及其他特點，以及有無證據(jù)證明該短語、口號已經(jīng)成為指定商品或服務(wù)上的常用行業(yè)詞匯或者行業(yè)通用的廣告宣傳用語。 如果答案是否定的， 則認定該短語、口號能夠起到區(qū)別商品來源的作用，具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，可以予以初步審定。除此以外，由于在商標(biāo)評審委員會的復(fù)審程序中，申請人可以充分闡述自己的意見，也有機會提交相關(guān)證據(jù)材料，因此，對于經(jīng)過使用的短語、口號類商標(biāo)申請，商標(biāo)評審委員會可以根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定進行審查。從實際情況看，商標(biāo)評審委員會準予短語、口號類商標(biāo)初步審定并公告的情形居多，這也說明商標(biāo)評審委員會和商標(biāo)局在短語、口號類商標(biāo)的顯著性審查方面所遵循的標(biāo)準存在一定差異。

下面是另外兩個商標(biāo)局以 “ 普通廣告宣傳用語，缺乏顯著性” 為由駁回后、 商標(biāo)評審委員會準予初步審定并公告的短語或口號商標(biāo)。一個是指定使用于國際分類第11類“ 照明器械及裝置、 電燈” 等商品 上 的 “Empowered by Innovation ”( 中 文 含義 為 “ 通過革新獲得可能”) 商標(biāo)[6]。 申請人認為申請商標(biāo)不是普通的廣告用語，而是申請人獨創(chuàng)的短語， 該短語不是英 語 中 已 存 在 的 成 語 或 習(xí) 慣 用語， 也未見除申請人之外的其他人將 該 短 語 作 為 商 標(biāo) 用 在 所 報 商 品上。 商標(biāo)評審委員會認為“ 尚無充分理由認定該短語已經(jīng)成為行業(yè)通用 的 廣 告 宣 傳 用 語”， 故準予初步審定 。 第二個是指定使用在國際分類 第 32 類“ 啤酒、 礦泉水” 等 商 品 上 的 “ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER”( 中 文含 義為 “ 一個世界、 一場比賽、 一種啤酒”) 商標(biāo)[7]。 申請人認為申請商標(biāo)音 韻 上 朗 朗 上 口， 設(shè) 計 上 匠 心 獨運 ， 是 申 請 人 獨 自 創(chuàng) 用 的 特 殊 詞組， 作為申請人的智力成果， 申請人應(yīng)享有該自創(chuàng)詞組的知識產(chǎn)權(quán)，申請人將該自創(chuàng)詞組用作表明商品來源的標(biāo)識時，應(yīng)體現(xiàn)為商標(biāo)的專用權(quán)， 基于此， 申請商標(biāo)應(yīng)具有其顯 著 性 。 商 標(biāo) 評 審 委 員 會 認 為 ，“ONEWORLD, ONE GAME, ONE BEER”， 可譯為 “ 一個世界、一場比賽、 一種啤酒”， “ 世界”、“ 比賽”、 和 “ 啤酒”是相互并無關(guān)聯(lián)的詞匯， 其表達的是一種狀態(tài)和情形， 屬于有獨創(chuàng)性的廣告短語，具有商標(biāo)的顯著特征， 因此， 準予初步審定并公告。

對于短語、 口號能否作為商標(biāo)的審查問題，筆者認為， 僅僅從申請注冊的短語、 口號是否屬于申請人獨創(chuàng)的短語或口號， 是否已經(jīng)成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語這兩點進行審查， 是遠遠不夠的。 認為短語、 口號只要具有獨創(chuàng)性且未成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語，即自然而然具有商標(biāo)的顯著特征的觀點，值得商榷。 商標(biāo)作為區(qū)別商品或服務(wù)來源的標(biāo)記， 其本質(zhì)功能是標(biāo)示出商品或服務(wù)的特定生產(chǎn)者或提供者， 其固有作用是區(qū)別作用;而短語、 口號的本質(zhì)功能是宣傳企業(yè)的經(jīng)營理念或其提供的商品或服務(wù)的某種特點， 其固有作用是廣告宣傳作 用 。 因 此 ， 短 語 、 口 號 成 為 商標(biāo)， 必須以該短語、口號經(jīng)過申請人的實際使用， 使消費者能很容易地將該短語、 口號視為商標(biāo)與特定的企業(yè)相聯(lián)系為前提。 也就是說，對短語、 口號類商標(biāo)的注冊申請，不光要審查其是否獨創(chuàng)、是否成為行業(yè)通用的廣告宣傳用語， 更要審查其是否經(jīng)過實際使用取得了商標(biāo)意義上的顯著特征， 從而使消費者一看到該短語或口號就能很快地與特 定 的 企 業(yè) 相 聯(lián)系 。 只 有 這 樣 認識， 才是對 《商標(biāo)法》 第十一條第二款 “ 前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征， 并便于識別的， 可以作為商標(biāo)注冊” 規(guī)定的全面和正確的理解。憑心而論， 本文中提到的幾個已經(jīng)獲準注冊專用的短語、 口號 商 標(biāo) ( 又 聯(lián) 想 到 八 年 前 注 冊 在“ 茶葉、 咖啡” 等商品上的 “ 君子之交淡如水”[8])， 哪一個會讓消費者認為是區(qū)別產(chǎn)源的商標(biāo)從而與特定的企業(yè)聯(lián)系起來? 如果消費者沒有把這些短語、 口號看作商標(biāo)， 準予其注冊又有什么意義?如果認為這些短語、 口號具有獨創(chuàng)性， 應(yīng)該得到某種排他性保護， 申請人也應(yīng)該通過版權(quán)登記來實現(xiàn); 申請人尋求商標(biāo)保護的做法雖然可以理解，但商標(biāo)注冊審查機關(guān)不能為了迎合申請人的意圖而不顧商標(biāo)法的基本原則不恰當(dāng)?shù)胤艑挊?biāo)準。前面所說純屬個人意見，僅供參考， 不對之處， 歡迎批評指正。

附錄：有關(guān)書刊在談及口號能否用作商標(biāo)時的觀點摘要

其一，世界知識產(chǎn)權(quán)組織于1988年編寫的《知識產(chǎn)權(quán)法教程》第127頁：

口號是在宣傳上用于產(chǎn)品或服務(wù)的一個短句 ，例如，“We Try Harder” ( “ 我們加油干”) 是AVIS汽車出租公司采用的一句口號。 這里的問題在于，一個企業(yè)能否就某一口號獲得專用權(quán)， 從而使別的企業(yè)不能使用該口號。

對這個問題的答復(fù)， 是應(yīng)用商標(biāo)法普遍原則而得出的。如果該口號已經(jīng)被認為是某一特定企業(yè)的顯著標(biāo)記， 它完全可以用作商標(biāo)。 然而， 一個口號要獲得第二種含義，比一個單詞或名稱要更為困難。 而且， 將口號用作產(chǎn)品或服務(wù)的唯一的商標(biāo)是極不常見的。通常， 口號是附在商標(biāo)之后， 正如上面引用的例子， 其中商標(biāo)是“AVIS”， 而口號是“We Try Harder”。

其二，黃暉著《商標(biāo)法》(法律出版社2004 年9月出版)第66頁：

口號由于一般是表達一種態(tài)度、主張，具有獨創(chuàng)性的口號更應(yīng)該由版權(quán)來保護。 但當(dāng)一句口號長期同特定的產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)合在一起使用，尤其是經(jīng)過大量的廣告宣傳， 也并不能排除口號可能起到的區(qū)別作用。

口號可以直接表達企業(yè)的主張或追求，因此深受企業(yè)的喜愛， 但口號的最大缺點在于口號容易流于平常， 缺乏獨創(chuàng)性， 為以后的保護帶來麻煩。

普通的口號往往不具有商標(biāo)的顯著性，因而必須提供使用的證據(jù)， 證明實際已經(jīng)起到商標(biāo)的作用才能注冊。

其三，2005年第2期《中華商標(biāo)》第62頁《雀巢口號商標(biāo)注冊被拒》 一文：

雀 巢 擁 有 “Kit Kat” 以 及“ Have a break, Have a Kit Kat”( 休息一會兒， 來塊奇巧) 口號 注冊商標(biāo)。2002年， 雀 巢 公 司 向 英國專利局申請注冊其中的“Have a break”口號商標(biāo)， 被競爭對手瑪氏公司提起 異 議 ， 審查官駁回了該 申 請 。2003年 ， 英 國 上 訴 法 院 也 同 意 了“Have a break”口號商標(biāo)缺乏顯著性的意見， 但請求歐洲法院就一個商標(biāo)的某個部分是否能夠獲得顯著性進行闡明。

2005年1月底， 歐洲法院的總法務(wù)官對此發(fā)表了意見，認為應(yīng)該駁回雀巢該口號的申請。 總法務(wù)官認為……口號商標(biāo)比其他商標(biāo)更難獲得顯著性。……雖然商標(biāo)的重要組成部分能夠獲得顯著性， 但這并不意味著非重要組成部分也能獲得顯著性。

對于拒絕“Have a break”的理由，總法務(wù)官認為，“Have abreak” 是一長串口號中的重要組成部分，因此其有可能獲得顯著性，并且該口號的使用能讓許多消費者自然地與整個口號聯(lián)系起來， 但這種聯(lián)想本身并不足以證明其已經(jīng)具備了顯著性特征，它還必須證明消費者一看到標(biāo)有“Have a break”標(biāo)記的服務(wù)或產(chǎn)品( 例如有標(biāo)記的巧克力或餅干)就能認出是雀巢。

在英國的異議程序中，雀巢曾經(jīng)提交了消費者看到“Have a break”標(biāo)記就能想到“Kit Kat”品牌的證據(jù)，但是審查官不相信消費者中的大多數(shù)都會產(chǎn)生這樣的聯(lián)想。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)審查