韓國發明與實用新型專利申請如何進行轉換？
來源：中國知識產權報 發布時間：2019-03-07 05:44:00 瀏覽：3596
我國專利法中沒有通過提交轉換請求實現發明和實用新型專利申請相互轉換的相關規定，但根據韓國專利法第五十三條、第二百零九條的規定，提出實用新型專利申請（即原始申請）的申請人可以將本實用新型專利申請轉換為原始說明書或附圖公開范圍內的發明專利申請（即轉換申請）。但是如果自（第一次）發出經核準的《駁回通知書》副本之日起超過三十天，則無權請求轉換。
同樣，根據韓國實用新型法第十條、第三十七條，以及韓國《專利審查指南》第六部分第二章的規定可知，針對發明專利申請也有相應的轉換規定。即發明專利申請與實用新型專利申請可以相互轉換。
申請轉換的目的旨在保留原始申請的申請日的基礎上，將原始申請轉換為更有利的申請類型。例如在下列情況下提交轉換請求：申請人根據先申請制匆忙提交申請，但選擇了錯誤的申請形式；或者誤解了專利制度，抑或申請時難以確定提交申請的主題等。
轉換申請的程序
當申請人打算提交轉換申請時，需要提交一個附有說明書及相關文件的新申請。此外，申請人應聲明轉換申請的意圖以及構成轉換基礎的原始申請。
如果在提交轉換申請時沒有聲明或錯誤聲明原始申請，則轉換申請應被視為不合法。除了對明顯錯誤的修改外，不接受對原始申請聲明的修改。
如果申請人打算提交一份要求披露例外（disclosure exceptions）或優先權的轉換申請，應在書面轉換申請中聲明此要求的意圖，并在規定期限內提交聲明所需的證據文件。如果在提交原始申請時未提出該披露例外或優先權要求，則不接受此類要求（以上內容不適用于2015年7月29日及之后提交的轉換申請）。有一例外情況：即使原始申請中描述了披露例外或優先權要求，但相關證據文件未在規定期限內提交，且轉換申請包含該披露例外或優先權的要求，并且有關證據文件在轉換申請的提交日之前的規定日期前提交，則該披露例外或優先權的要求被視為合法（除非在提交轉換申請之前原始申請中的披露例外或優先權程序已經無效）。
轉換申請的審查
提交轉換申請后，審查員應檢查申請是否符合轉換的形式要求。審查員應檢查提交轉換申請的申請人是否是適格主體、轉換申請是否在允許轉換的期限內提交以及原始申請是否在轉換申請中適當說明。
審查員應向申請人提供解釋機會，說明轉換申請是否屬于下列違反韓國《專利法實施細則》第十一（1）（7）或（11）條情形：不符合資格的人提交轉換申請；轉換申請在指定期限屆滿后提交；或者轉換申請是在原始申請程序終止后提交。如果申請人未在指定期限內解釋上述情形，審查員將退回該轉換申請。
轉換申請的說明書或圖紙允許修改，允許修改的期限應在專利法第四十七（1）條（有關申請修改的規定）規定的期限內，從原始申請的提交日起追溯計算。如果轉換申請符合程序性和實質性要求，審查員應將轉換申請視為普通申請，并審查對其修改的合法性。在這種情況下，提交轉換申請時的說明書和附圖應作為進行實質性審查的依據。
申請人可以通過分案申請的方式提交轉換申請，但是不允許在單一程序中同時進行分案申請和轉換要求，例如將專利申請的一部分轉換為實用新型專利申請。如果實際操作中申請人欲將申請的一部分轉換為其他類型的申請，應首先提交分案申請，然后根據分案申請提交轉換申請。
當申請人提交轉換申請，同時要求對被拒絕的原始申請進行復審或對駁回決定提出上訴時，如果轉換申請程序合法，則審查員應接受轉換申請。當對轉換申請提出實審請求時，審查員應進行實質審查。而對于復審請求或對駁回決定提出上訴的請求，審查員應根據韓國專利法第五十三（4）條、實用新型法第十（4）條對被視為撤回的原始申請執行相應的程序。
當原始申請在提交轉換申請時處于未決狀態，但在申請轉換后被退回（return）時，審查員應根據轉換申請的實際提交的日期對其進行審查，而不是給予與原始申請相同的申請日。如果此時轉換申請恰好也有理由被拒絕，審查員應通知申請人申請不能采取追溯申請日期的理由以及被拒絕理由。在沒有任何拒絕理由的情況下，審查員應通過“On-nara系統（EDMS：韓國政府電子文件管理系統）”通知申請人為何申請不能追溯申請日期。
轉換申請不得基于多個原始申請提交。但是，在根據兩件或多件先前提交的申請提交要求國內優先權的在后申請后，則可以依據該在后申請提交轉換申請。
如果自（第一次）發出經核準的《駁回通知書》副本之日起已超過三十天，即便通過復審請求或上訴決定該《駁回通知書》被取消，或者從再次發出經核準的《駁回通知書》副本之日起未超過三十天，申請人也不得再提交轉換申請。這是因為通過復審請求取消駁回通知的操作并不否定第一次發出經核準的《駁回通知書》副本這一事實。
中韓制度的差別
在中國，發明專利申請需要初步審查和實質審查，實用新型專利申請只進行初步審查，包括形式審查和明顯實質性缺陷審查。而韓國的發明和實用新型專利申請則都需要進行初步審查和實質審查，實質審查包括產業上可利用性、新穎性、進步性。有關進步性（創造性）審查，韓國發明專利申請的進步性用所述技術領域的普通技術人員不經過創造性勞動是否“容易”制造來判斷，實用新型專利申請的進步性則使用是否“極容易”來判斷，但實務操作中，兩個“進步性”的判斷標準區別不大。
關于發明與實用新型專利申請的轉換，中國專利法中沒有相關規定，但實際操作中可以利用要求優先權達到轉換的目的。即如果在先的發明專利申請自申請日起算未超過12個月，申請人可以提交與在先發明申請主題一致的實用新型專利申請，并要求在先申請的優先權，以彌補在后申請的申請日滯后的不足，并實現申請類型的變更。
轉換申請是基于原始申請提交一個類型轉換的請求，從而將原始的發明專利申請轉換為實用新型專利申請，或者將原始的實用新型專利申請轉換為發明專利申請。轉換之后原始申請視為撤回。這與原始申請之后又提交了一個新的申請是不同的。原始發明專利申請之后，再提交一個實用新型申請專利屬于二重申請，這在多數國家是不被允許的。即便在后申請提交成功，原始申請也會破壞在后申請的可專利性。（楊曉偉）
