商標評審案件中的“商品化權”問題
來源：中華商標雜志 發布時間：2016-09-30 06:17:00 瀏覽：3386
案 情
【案例一】第7491648號“功夫熊貓KUNGFUPANDA”商標異議復審案件
第7 4 9 1 6 4 8 號“ 功夫熊貓KUNGFUPANDA”商標由某有限公司于2009年6月23日向國家工商總局商標局(以下簡稱商標局)提出注冊申請，指定使用在第44類醫療按摩等服務上，商標局初步審定后，夢工場動畫影片公司向商標局提出異議，被駁回后又向商標評審委員會(以下簡稱商評委)提出異議復議申請。
夢工場公司提起復審的主要理由是：“功夫熊貓”、“KUNG FUPANDA”是申請人制作的知名電影，申請人對其享有商標權，且對相關美術作品享有著作權;“功夫熊貓”、“KUNG FU PANDA”享有很高的知名度，申請人對其享有在先商品化權。此外， 申請人同時請求依據修改前的《商標法》第十條第一款第(八)項、第二十八條、第四十一條以及相關指導意見對被異議商標不予核準注冊。
商評委經審理認為，申請人主張的“商品化權”在我國并非法定權利或者法定權益類型，且申請人并未指出其請求保護的“商品化權”的權利內容和權利邊界，亦不能意味著申請人對“功夫熊貓KUNGFUPANDA”名稱在商標領域享有絕對的、排他的權利空間。故申請人上述主張商評委不予支持，夢工場公司的該項主張不成立。
夢工場公司不服被訴裁定，向北京市第一中級人民法院(以下簡稱北京市一中院)提起行政訴訟。北京市一中院認為，夢工場公司主張的其對“功夫熊貓KUNGFUPANDA”影片名稱享有的“商品化權”確非我國現行法律所明確規定的民事權利或民事權益類型，但當電影知名度及影響力達到一定高度時，具有一定顯著性的電影名稱將不再單純局限于電影作品的一個組成部分，而成為電影的特征性標記。動畫電影“功夫熊貓KUNGFUPANDA”在被異議商標申請日之前即已在中國大陸地區公開上映，票房成績不俗。“功夫熊貓”、“KUNGFUPANDA”并非固定搭配詞組，而是對電影作品內容的高度概括，本身具有一定的顯著性。根據夢工場提交的在案證據顯示，“功夫熊貓KUNGFUPANDA”電影衍生品已覆蓋化妝品、玩具、電子游戲、食品飲料、服裝、日用品、裝飾品、通信、娛樂等諸多門類，且在實踐中，電影衍生商品及服務的覆蓋范圍仍在不斷擴展，按摩、醫療、美容服務等亦構成潛在的衍生開發服務項目。因此，被異議商標的申請注冊，不當利用了“功夫熊貓KUNGFUPANDA”知名電影名稱中所凝聚的商業信譽和由此帶來的商業價值和交易機會，侵害了夢工場公司對“功夫熊貓KUNGFUPANDA”知名電影名稱所享有的合法民事權益，構成2001年《商標法》所指的“損害他人現有的在先權利”情形。
【案例二】 第4375006號“TEAM BEATLES 添•甲蟲”商標異議復審案件
第4375006號“TEAM BEATLES 添•甲蟲”商標由自然人連某某、陳某某于2004年11月22日向商標局提出注冊申請，指定使用在第18類錢包等商品上，商標局初步審定后，蘋果有限公司向商標局提出異議，被駁回后又向商評委提出異議復議申請。
蘋果有限公司提出復審的主要理由為：“The BEATLES”(中文譯為“披頭士”或“甲殼蟲”)是英國著名樂隊的名字，其唱片及音像制品在包括中國在內的許多國家和地區暢銷并享有盛譽，被異議商標中包含披頭士樂隊的名字，其注冊和使用侵犯了其對“BEATLES”享有的在先權利。
商評委經審理認為，樂隊名稱并非法定權利，即使其可以作為一種法益受到法律的保護，有資格提出保護的主體亦應為樂隊本身或得到其特別授權的人，而申請人未提交證據證明其獲得了披頭士樂隊的授權，申請人的該項主張不成立，被異議商標予以核準注冊。
蘋果有限公司不服被訴裁定，向北京市一中院提起行政訴訟，并補充提交樂隊授權等證據，北京市一中院認為，知名樂隊名稱作為商標使用在衍生商品上，其附隨的號召力能夠直接吸引潛在的商業機會和商業利益就是該樂隊名稱的“商品化權益”，應當得到法律的保護。被異議商標注冊使用在錢包、背包等商品上擠占了蘋果公司對“BEATLES”在衍生商品上享有的商業機會，稀釋了其商業價值，損害了蘋果公司依法享有的商品化權益。因此，撤銷商評委裁定。商評委不服一審判決，向北京市高級人民法院(以下簡稱北京市高院)提起上訴。北京市高院認為，作品或名稱通過商業化使用，能夠給擁有者帶來相應的利益，可以作為“在先權利”獲得保護。“商品化權”無明確規定，稱為“商品化權益”并無不可。本案中，蘋果公司提交證據表明其為“BEATLES”商品化權益的擁有者，“The BEATLES”樂隊是在中國享有盛名的樂隊，在中國大陸地區具有極高的知名度，且樂隊在中國大陸地區的中文名稱是“甲殼蟲樂隊”。被異議商標完整包含了“The BEATLES”樂隊的英文名稱“BEATLES”，中文“添•甲蟲”與樂隊中文名稱甲殼蟲相近;被異議商標指定使用的錢包等商品屬于日常消費品，蘋果公司主張的商品化權益可以延及上述商品，故被異議商標的注冊申請會使相關公眾誤認為上述商品來源于“The BEATLES”樂隊或與“The BEATLES”樂隊有特定聯系，從而使蘋果公司對“The BEATLES”樂隊名稱享有的商品化權益受到損害。
分 析
結合上述案例，可以看出兩個案件的焦點問題是相同的，即商品化權是否屬于2001年《商標法》第三十一條所規定的在先權利，被異議商標是否構成2001年《商標法》所指的“損害他人現有的在先權利”的情形。
一、商品化權
現有的法律中并未明確將“商品化權”設定為一種法定的權利，但隨著社會的不斷發展，一些作品名稱、角色名稱、標題、名稱等特征性標識、標記，經過其創作人或者創作團隊對作品本身的智慧投入、資金投入、網絡媒體的宣傳報道等商業性的使用行為，從而使這種特征性標識在特定的商品或者服務上具有一定的知名度，能產生相關公眾的需求，而使其權利人取得經濟利益可能性的權利，即為商品化權。
二、“商品化權”是否屬于現行《商標法》第三十二條所指的在先權利
我國現行《商標法》第三十二條就規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”。由于《商標法》第三十條、第三十一條對于在先商標權利的保護問題已做了相應的規定，因此該條規定的“在先權利”是指在系爭商標申請注冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他民事權利、權益，包括著作權、商號權、外觀設計專利權、自然人的姓名權、肖像權等。有關商品化權是否屬于該條款所指的在先權利，實踐中存在著不同的觀點。一種觀點認為， 法定權利是指按照法律明文規定公民享有的包括民事、行政、訴訟等方面的權利，法律未明確設定的權利均不被認定為法定權利。鑒于現有的法律中并未將所謂的“商品化權”設定為一種法定權利，故其不屬于《商標法》第三十二條所指的在先權利;另一種觀點則認為，《商標法》第三十二條所指的在先權利不僅包括現行法律已有明文規定的法定權利，也包括《民法通則》和其他法律規定應予保護的合法權益。2010年《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十七條[3]規定，商標法雖無特別規定，但根據民法通則和其他法律的規定屬于應予保護的合法權益的，應當根據該概括性規定(即2001年《商標法》第三十一條的規定)給予保護。
目前第二種觀點已經越來越多的適用于商標授權確權案件審理中。在全球經濟飛速發展的今天，相關公眾已經意識到具有一定知名度、獨創性的作品名稱、角色名稱、標題、名稱等特征性標識、標記已成為一種商業資源，能夠帶來巨大的商業利益，確有部分“精明”的商標人擅自使用該類特征性標志注冊為商標的情況出現，且該類型商標確權案件逐年增多，由此引出了商品化權是否應依據《商標法》相關條款規定，將其作為在先權利給予保護。前述兩件案例中法院均已將“功夫熊貓”電影名稱、“BEATLES”樂隊名稱認定為“商品化權”，屬于2001年《商標法》第三十一條所指的在先權利，并對該案件中申請人所享有的在先商品化權給予法律保護。
但是，在具體的商標評審案件中，我們認為，將商品化權作為在先權保護時，應持謹慎的態度，現行《商標法》第三十二條所指的在先權利是對已經在先存在的權利事實的確認，商標法保護的是一種既存的狀態，因此，如何去認定商品化權的既存事實，還需要進一步的探討。
審理實踐中的思考
隨著信息傳播途徑日益寬廣，市場經濟的競爭愈發激烈與殘酷，某些精明的企業或個人利用相關公眾喜愛的影視作品、文學作品、人物角色等名稱作為商標注冊，從而獲得較大的經濟利益，這種行為明顯屬于不正當競爭的行為，既危害了公平競爭的市場秩序，又易造成消費者的混淆誤認。那么，在商標評審案件中，就認定“商品化權”作為“在先權利”應如何把握，筆者有以下幾個觀點：
一、權利人商品化權形成的時間
權利人商品化權形成的時間應早于系爭商標的注冊申請日。眾所周知，權利人在先享有著作權的時間可以通過其著作權登記證書，在先公開發表該作品的證據材料，在先創作完成該作品的證據材料，在先通過繼承、轉讓等方式取得著作權的證據材料等加以證明;權利人在先享有的商號權的時間可以通過其企業名稱合法登記時間予以證明等。而構成商品化權的標識往往不能脫離作品而單獨存在，故權利人主張其商品化權應同樣提交與該標識形成相關的證據證明，如影視作品公開上映的時間、文學作品首次出版時間、樂隊唱片公開發行時間或演唱會演出時間等，用以證明其商品化權形成時間早于系爭商標注冊申請日。
二、權利人商品化權標識的知名度
當電影名稱、影視劇的角色、樂隊名稱等標識作為權利人的在先商品化權予以保護時，上述標識應當在相關公眾中具有很高的知名度及廣泛的影響力。如前述兩個案件，在司法程序中，法院在將電影名稱及角色、樂隊名稱等標識作為商品化權予以保護時，都提到了以下觀點，即：當電影名稱、角色名稱、樂隊名稱等知名度達到了一定高度時，會使相關公眾將其對電影作品、樂隊的認知的情感投射于該作品或樂隊之上，并對與之相關的商品、服務產生移情作用，使其獲得商業價值與交易機會。那么，該如何認定上述標識的知名度呢?
行政機關及司法機關在審理涉及馳名商標、在先商號權及搶注他人在先使用并有一定知名度商標的案件時，對權利人的商標、商號的知名度及影響力應進行全面審查，特別是在對馳名商標的認定時，《商標法》第十四條作出了明確的法律規定，當事人對其商標達到馳名程度負有舉證責任，故當事人在案件中需要提交該商標的持續使用、廣告宣傳、經濟指標、銷售數據等證據。而商品化權作為一種除商標權以外的其他在先權利，是否可以借鑒馳名商標的認定條件呢?例如，權利人可以提交其影視作品票房數據、樂隊唱片發行量、廣告宣傳審計材料、媒體宣傳形式、所獲榮譽等證據，用以證明影視作品名稱、人物角色、樂隊名稱等在相關公眾中的知曉程度，從而證明相關公眾會將其對上述標識的感情移情于相關的商品或者服務上。筆者認為，能作為商品化權的影視作品名稱、人物角色、樂隊名稱等特定標識所享有的高知名度，只能通過權利人提交的證據中體現，當事人應提交大量的宣傳、使用等能證明其標識的高知名度的證據，是商品化權成立的必要條件。
三、系爭商標與構成權利人商品化權的標識混淆的可能性
首先，構成權利人商品化權的標識應具有獨創性。前述兩個案件中，權利人的“功夫熊貓”、“The BEATLES”標識都具有很強的獨創性，與權利人產生了唯一對應的關系。兩案件的系爭商標均與權利人的“功夫熊貓”、“The BEATLES”標識相同或者高度近似，系爭商標的注冊人未經權利人許可，申請注冊該類獨創性較強的標識的行為難謂正當，已經損害了權利人的商品化權。
其次，系爭商標指定使用的商品或服務與權利人商品化權使用的商品或服務應存在密切關聯性。在功夫熊貓案件中，法院的判決認為“功夫熊貓KUNGFUPANDA”的電影衍生品已覆蓋化妝品、玩具、電子游戲、食品飲料、服裝、日用品、裝飾品、通信、娛樂等諸多門類，且實踐中，電影衍生商品及服務的覆蓋范圍仍在不斷擴展，按摩、醫療、美容服務等亦構成潛在的衍生開發服務項目。法院對權利人權益的保護范圍不僅包括其電影的衍生品，并將其潛在的衍生開發服務項目進行保護。我國《商標法》中只有在對馳名商標的保護條款中明確了可以跨類保護，即便如此，在實際審理涉及馳名商標保護案件中，我們還要考慮系爭商標注冊使用的商品或者服務與馳名商標核定使用的商品或服務的關聯程度。如果在商標案件審理的過程中，對商品化權過度予以保護，這種保護更甚于對馳名商標的保護力度，則與《商標法》關于申請在先和注冊保護的原則相沖突。
綜上，筆者認為，任何權利的取得都應具有正當性，建立在損害他人權利基礎上的商標注冊行為，是為現行《商標法》所禁止的，但我國商標法實行的是商標權的取得以申請在先和注冊保護為原則，而且在實踐中由于權利人商品化權的標識具有多樣性，在我國現行法律中無明確規定“商品化權”的特殊情況下，對其是否享有商品化權的確定更應謹慎對待，對權利人的相關權益應有條件的予以保護。
文章標簽: 評審案件
