商標描述性合理使用問題探析

來源：知產聚焦    發布時間：2016-07-15 03:13:00　　瀏覽：7059

一.何為商標合理使用

近年來，作為商標侵權的抗辯事由，商標合理使用主張越發地成為當事人擺脫商標侵權的救命稻草，商標合理使用，是指商標權人以外的人在生產經營活動中以描述、指示的方式善意使用商標權人的商標而不構成侵犯商標專用權的行為。在學界中，學者通常將商標合理使用分為“描述性合理使用”、“指示性合理使用”。又有學者稱“商標的合理使用”為“商標的正當使用”，對于兩種稱謂的合理與否，非本文探討重點。商標合理使用法律依據來源于我國《商標法》第59條之規定，其立法目的在于防止商標權人無限制的擴張商標權利，圈占公共資源 。根據商標的顯著性理論，僅為商標的通用名稱、圖形、型號或僅表示商品的質量、主要原料、功能等特點是無法獲得商標注冊的，但由于商標第二含義的獲得，使得這些不能獲得商標注冊的元素成為可能。為平衡商標權人的商標權與公共資源之間的關系，商標合理使用制度應運而生。

二.描述性合理使用的判斷標準

描述性商標是用來描述商品的用途、大小、提供者、性質、使用者類別的商標，因為描述商品的商標不具有內在的顯著性，一般難以獲得商標注冊或保護。對特定的商品或服務來說，描述性詞匯是有限的，如果將有限的詞匯注冊成為商標，一旦成為壟斷資源，這就在無形中增加了競爭者的成本。為保證描述性商標落入少數人手中，國外已經探索出界定描述性商標的判斷標準。美國法院認為：“如果一個詞匯或詞組直接傳遞了產品或服務的質量、特征、效果、用途或者成份，將被認定為描述性詞匯，并因此而不得作為排他性商標”，從美國的司法實踐來看，判斷是否構成描述性商標的關鍵因素在于相關公眾心目中該詞匯與特定商品之間的關系，這里的相關公眾，既包括了以消費者和潛在消費者為主體的一般公眾，也包括同行業的競爭對手，競爭對手對該詞匯的使用需求。歐盟也是從相關公眾的理解和競爭對手的使用兩個方面來判斷特定詞匯是否構成描述必詞匯，如果相關公眾對該標識的理解作為特定商品品質的描述，則該商標就是描述性詞匯。

我國司法實踐中商標描述性使用的構成要件可以從以下幾個方面歸納：(1)非商標性使用;(2)描述自己的產品;(3)善意的、合理的使用。然而在司法實踐中對描述性使用常常存在誤解，在此需要對上述三個方面進行辨析。

三.司法實踐中對描述性合理使用的誤解

在商標侵權認定中，判斷是否為描述性使用還是非商性使用對案件的定性至關重要。非商標性使用與描述性合理使用都是商標侵權的抗辯事由，但在司法實踐中容易將兩者混淆誤用。非商標性使用與描述性合理使用的共同之處在于都沒有發揮商標區分商品或服務來源的功能，都不具有識別性。非商標性使用雖沒有指示商品或服務來源，沒有侵犯商標專用權人的商標專用權，但不排除其構成不正當競爭或其他侵權的可能性;而描述性合理使用是完全合法的，是對商標第一含義的使用，屬于利用公共資源的范疇。例如“普拉達有限公司訴陜西東方源投資發展有限公司侵害商標權”一案中，東方源公司在2012年8月29日的《華商報》上刊登有關東方國際中心房地產項目和推銷店鋪招租廣告中，包含“PRADA”文字和圖案商標、企業字號，宣稱“全球頂級奢侈品牌進駐，引領國際奢侈生活潮流”等廣告標語，普拉達公司認為東方源公司使用其注冊商標和字號進行廣告宣傳，侵犯其注冊商標專用權，同時認為廣告宣告有攀附普拉達公司商譽的目的，屬不正當競爭。而本案最終認為，東方源公司的行為非未起到識別東方源公司投資的東方國際中心房產項目和推銷店鋪來源于普拉達公司的作用，不會對商品來源產生混淆和誤認，屬非商標性使用，不構成商標侵權，但構成不正當競爭行為。顯而易見，描述性合理使用與非商標性使用顯然不能劃等號，在描述性合理使用構成要件中，用“第一含義的使用”取代“非商標性使用”更為合理。

用他人注冊的商標詞語描述自己的商品有一個邊界問題，一旦突破合理使用的邊界范圍，則構成商標侵權。因此，并非所有的表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量等描述性語匯用在自己的產品或服務上都構成描述性合理使用，而是需要從實際使用的角度來分析其是否突破了合理使用的界線，例如北京中科希望軟件股份有限公司與優視公司案中，中科希望公司與優視公司享有各自類別的UC商標專用權，一審法院認為中科希望公司使用UC字樣或將UC與瀏覽器等中文結合使用，屬對自身業務或商品描述性使用，屬于合理使用的范圍。而在歐盟法院審理的“Engineer案”中，法院以被告在廣告宣傳冊中以大寫字母突出使用了“METALOCK”該字符，認定其不構成合理使用。從上述兩個截然不同的案例中可以看出，描述性合理使用必須是以使用商標的第一含義為出發點，一旦有任何形式的意圖靠近商標第二含義的行為，就突破的合理使用的界線，而意圖靠近第二含義的商標使用行為則需要相對客觀、直接的依據來加以佐證。

善意的、合理的使用與惡意的、企圖混淆商品或服務來源之間有著千絲萬縷的聯系，根據商標侵權理論，“混淆可能性”是判斷是否構成商標侵權的重要條件，是商標保護的核心問題，我國司法實踐中對“混淆”的認定：“在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或相關公眾一般認為其存在特定聯系、容易造成混淆。”我國司法實踐中將“混淆可能性”理論作為商標侵權的關鍵性準則，而在描述性合理使用狀態下，消費者對商標“第一含義”與“第二含義”的混淆肯定是存在的，而“可能性”一詞顯然降低了侵權的門檻，因為“混淆可能”是以通常情形下不特定相關公眾的一般判斷為前提，也就是說，如果個別消費者在個別情形下發生了混淆，那么描述性的使用他人商標就構成了侵權，這顯然是不符合合理使用的初衷的，所以此處的混淆可能性應當是一個混淆程度的問題，也就是說描述性合理使用是允許存在一定程度的混淆的，而這個程度如何把握，則是法官自由裁量的范疇了。至于“混淆”與“惡意”并非能夠劃等號，只有惡意的混淆才是法律所禁止的行為。

四.“纖麩”商標案中描述性合理使用的認定

在上海越哲食品有限公司與東莞錦泰食品有限公司侵害商標權一案中，東莞錦泰食品有限公司(以下簡稱錦泰公司)是“纖麩”商標專用權人，上海越哲食品有限公司(以下簡稱越哲公司)是“谷悅園”商標的專用權人，兩公司同屬食品生產、銷售企業。越哲公司生產、銷售的餅干在產品包裝上一直都使用的“谷悅園”商標，同時在其右上角明顯標明了商標標識“TM”， 越哲公司在其生產、銷售的系列餅中使用了帶有“纖麩”字樣的包裝。錦泰公司認為越哲公司的上述行為侵害其商標專用權。

首先，對于“纖麩”一詞的使用是否構成描述性合理使用。根據越哲公司在餅干包裝上實際使用“纖麩”一詞的客觀情況來看，“纖麩”一詞是與“木糖醇+”、“無蔗糖+”等文字結合使用，從產品的包裝上所表達的意思可以看出，“纖麩”與“木糖醇”、“無蔗糖”等詞都是為了描述產品的原料或功效性餅干的一種，而且越哲公司所有系列餅干都是以“無蔗糖+原料”、“木糖醇+原料”組合使用，例如“無蔗糖+綠豆”、 “無蔗糖+芥麥”。而且越哲公司在包裝上起區別產品來源的是“谷悅園TM”商標，而非“纖麩”一詞，一審法院認為“纖麩”是能夠起到區分商品來源的商標，認定為商標性使用，構成在相同商品上使用與錦泰公司相同商標，筆者認為這樣顯然不妥。根據《商標法》第48條規定：“本法所稱的商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”商標性使用應滿足三個條件：(1)必須將商業標識用于商業活動中;(2)使用的目的是為了說明商品或服務的來源;(3)通過使用能夠使相關公眾區分商品或服務的來源。很顯然，越哲公司使用“纖麩”一詞無法滿足條件2與條件3，也就是說，越哲公司對“纖麩”一詞是表明該商品中含有“纖麩”，是描述性合理使用。

其次，越哲公司將“纖麩”一詞作為描述性詞匯使用在包裝上，是否突破了合理使用的界線。從“纖麩”一詞的字面含義上來說，其本身容易讓消費者誤認為是粗糧的一種，而且從消費者及同行業的調查中也可以說明，“纖麩”就是粗糧，“纖麩”餅干就是粗糧餅干，“纖麩”并沒有指向商品的提供者錦泰公司。錦泰公司認為越哲公司突出了“纖麩”一詞的使用，認為越哲公司存在故意惡意使用的行為。但從越哲公司的系列餅干可以看出，“無蔗糖+綠豆”、 “無蔗糖+芥麥”、“無蔗糖+纖麩”等字體可以看出，越哲公司無論是在哪種系列的餅干上都將“無蔗糖”、“ 纖麩”、 “芥麥”等詞用不同的顏色與字體加以突出，并非只是在“纖麩”這一種餅干上突出使用;從單個包裝的整體而言，“纖麩”一詞與“無蔗糖、“木糖醇”緊臨于“谷悅園”商標的下方，從其使用的目的來講，其只是為了突出商品原料、功能之目的，仍屬商標第一含義的描述性使用。

最后，越哲公司在自身包裝顯著位置使用了自己的“谷悅園TM”商標，足以說明其使用“纖麩”一詞善意的、合理的使用。根據上文的“混淆可能性”侵權判定規則，描述性合理使用是允許存在一定程度的混淆的，而非只要存在混淆可能就構成侵權，從越哲公司使用“纖麩”一詞構成的商標混淆的程度而言，其并沒有達到超越合理使用的范疇，況且越哲公司已經顯著標明了自已的“谷悅園TM”商標，從混淆的程度上來講，越哲公司還不足以達到侵權的地步。